제네릭 의약품 흡입기가 보라색을 쓰면 부정경쟁행위인가

1. 해당 판례

• 사건: 서울고등법원 2016. 3. 31. 선고 2015나2049390 판결 [부정경쟁행위금지등청구의소]
• 주문: 원고들의 항소를 모두 기각한다. 항소비용은 원고들이 부담한다.
• 변론종결: 2016. 3. 17. / 재판부: 서울고등법원 제5민사부, 판사 한규현(재판장), 정재훈, 유영선
• 당사자: 원고(항소인) 1. 글락소 그룹 리미티드(Glaxo Group Limited), 2. 주식회사 글락소스미스클라인 / 피고(피항소인) 1. 한국산도스 주식회사, 2. 안국약품 주식회사
• 확정: 대법원 2016. 8. 24. 선고 2016다219594 판결(심리불속행)로 확정
• 결론: 상품주체혼동행위, 저명표지 손상행위, 성과도용 및 민법상 불법행위의 세 청구원인을 모두 배척

2. 제1심판결

• 사건: 서울중앙지방법원 2015. 8. 21. 선고 2014가합552216 판결
• 제1심도 원고들의 청구를 모두 기각하였고, 항소심은 제1심판결이 정당하다고 보아 항소를 기각하였습니다.

3. 청구취지

4. 관련 판례

• 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 — 상품 형태가 출처표시 기능과 주지성을 획득하려면 수요자의 감각에 강하게 호소하는 독특한 디자인적 특징 등 식별력을 갖추고, 장기간 계속적·독점적·배타적 사용이나 단기간의 강력한 선전·광고로 그 차별적 특징이 특정 출처를 연상시키는 것으로 현저하게 개별화되어야 한다고 본 선례
• 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결 — 표지의 유사 여부는 외관·호칭·관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 판단하고, 입체적 형상 표지에서는 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사한지에 따라 판단하며, 입체적 형상 상표의 기능성 판단 기준(대체적 형상의 존부, 생산비용, 기술적 우위 발휘 여부)을 제시한 선례
• 대법원 2007. 4. 27. 선고 2006도8459 판결 — '타인의 상품과 혼동하게 하는 행위'에는 혼동을 초래할 우려가 있는 행위와 자본·조직 등에 밀접한 관계가 있다고 오인하게 할 우려가 있는 행위도 포함되고, 그 판단에는 주지성과 식별력의 정도, 유사 정도, 사용 태양, 경업·경합관계의 존부, 모방자의 악의 유무 등을 종합한다고 본 선례
• 대법원 2014. 10. 15. 선고 2013후1146 판결 — 상품 형태가 그 시장에서 통상적·기본적 형태이거나 그 변형에 불과하거나 장식적 형태의 단순 도입에 그치는지, 아니면 이례적이거나 독특한 형태상 특징을 가지는지의 판단 기준을 제시한 선례
• 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결, 대법원 2006. 1. 26. 선고 2004도651 판결, 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 — 저명표지 손상행위에서 '국내에 널리 인식된'은 주지의 정도를 넘어 관계 거래자 이외에 일반 공중의 대부분에까지 알려진 저명의 정도를 의미한다고 본 선례
• 대법원 2010. 8. 25.자 2008마1541 결정 — 경쟁자가 상당한 노력과 투자로 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 무단 이용하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다고 본 선례

5. 관련 법령

(1) 성과도용 조항의 목 번호 변경 — (차)목에서 (파)목으로

(2) 상표법 조문의 변경 — 색채상표 규정의 재편

(3) 청구원인 및 판단의 근거 조문 정리

• 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목 — 국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일·유사한 것을 사용하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위
• 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (다)목 — 저명한 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위
• 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (차)목 — 성과도용 행위 (현행 제2조 제1호 (파)목)
• 민법 제750조 — 불법행위로 인한 손해배상
• 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제1호 (나)목 (현행 상표법 제2조 제1항 제2호 참조)
• 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 제6조 (현행 상표법 제33조 참조)
• 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제13호 (현행 상표법 제34조 제1항 제15호 참조)

6. 사실관계

(1) 당사자

(2) 각 제품

(3) 전문의약품이라는 거래환경

(4) 원고 제품의 판매 현황

• 2000년경부터 2014년경까지 국내 누적 매출액 약 3,820억 원, 2013년 국내 매출액 약 350억 원
• 2013년경 기준 시장점유율: 전체 호흡기계 질환 의약품 시장 9%, 분말흡입제 시장 49%, 복합제제 시장 72%

(5) 원고 흡입기의 형태

7. 판단

(1) 원고 흡입기 형태 전체는 주지성을 취득하였다

(2) 그러나 주지성이 인정되는 것은 '형태 전체'일 뿐, '보라색'이 아니다 — 이 판결의 핵심

• 색채만으로 된 표지의 특성: 다른 것과 결합하지 아니한 색채 또는 색채의 조합만으로도 상품을 식별할 수 있는 표장이 될 수 있습니다(구 상표법 제2조 제1항 제1호 (나)목, 현행 상표법 제2조 제1항 제2호 참조). 그러나 색채를 특정인에게 독점시키면 동종업계에서 사용할 색채가 고갈되어 경쟁자들이 사용할 색채가 없어지는 사태를 초래하므로 이를 방지할 공익상 요청이 있고, 일반적으로 수요자는 자연계에 한정적으로 존재하는 색채만으로 특정 상품을 식별하지는 않습니다. 따라서 색채만으로 된 표지는 선천적으로는 식별력이 없고, 사용에 의하여 식별력을 취득하였음이 증명된 경우에만 식별력을 인정할 수 있으며, 그 판단은 엄격하게 해석·적용하여야 합니다.
• 사용 실적의 부족: '원고 흡입기 형태'를 떠나 '보라색'만으로 원고 제품이 유통되거나 광고된 실적은 미미한 수준에 불과합니다.
• 설문 결과의 해석: 보라색을 보거나 '보라색 흡입기'라는 말을 듣고 원고 흡입기를 연상하는 국내 의사·약사의 비율이 95% 이상으로 나타났으나, 이는 설문 당시 원고 흡입기에만 보라색이 사용되고 있어 '보라색'이라고만 하여도 원고 흡입기를 특정할 수 있었던 언어 사용상의 편의성과 보라색 흡입기로 원고 것만 접했던 결과에 불과할 여지가 충분합니다. 이들 수요자라도 피고 흡입기를 접하면 '또 다른 보라색 흡입기'가 출시되었다고 여길 뿐, 둘 다 보라색 계열이라는 사정만으로 출처를 혼동하지는 않을 것으로 보입니다.
• 대비 실험의 추론: 수요자들은 대비 1 제품들의 출처는 혼동할 것으로 보이나 대비 2 제품들의 출처는 혼동하지 않을 것으로 보이는데, 이로부터 수요자들이 보라색만이 아니라 그 색채가 모양·형상과 일체화된 '형태 전체'로 원고 제품을 식별한다는 점을 추론할 수 있습니다.

(3) 다만 '보라색'이 기능적인 것은 아니다 — 피고들 주장의 배척

(4) 표지의 유사성과 혼동가능성 — 모두 부정

• 수요자의 주의력: 원고 제품과 피고 제품은 모두 환자의 건강에 직접 영향을 줄 수 있는 전문의약품으로 원칙적으로 의사의 처방을 받아야 구매할 수 있으므로, 수요자들의 주의력은 다른 보통 상품의 경우보다 훨씬 크다고 보아야 합니다.
• 개별적 실수는 근거가 되지 않음: 유사성과 혼동가능성은 일반적이고 평균적인 수요자를 기준으로 판단하므로, 의사나 약사가 간혹 혼동하는 실수를 하더라도 그것이 보편적으로 발생한다는 점이 증명되지 않는 이상 몇몇 실수만으로 요건이 충족되었다고 할 수 없습니다.
• 혼동률 28.4%의 평가: 원고들이 제출한 제4차 설문조사에서도 원고 흡입기와 피고 흡입기를 혼동하는 국내 의사의 비율은 **28.4%**로 나타났는데, 이는 혼동가능성 요건을 충족하였다고 보기에 충분한 비율이 아닙니다. 법원은 혼동 비율이 20% 내지 30% 정도라면 그것만으로는 어느 쪽으로도 단정하기 어렵다고 밝혔습니다.

(5) 저명성은 인정되지 않는다

(6) 성과도용 판단의 3단계 기준

1. 보호를 주장하는 성과 등이 '상당한 투자나 노력'으로 만들어진 것인지
2. 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 저작권법 등 제반 지식재산권 관련 법률과 민법 제750조를 비롯하여 시장의 경쟁과 거래질서를 규율하는 전체 법체계 내에서 침해되었다는 경제적 이익이 '법률상 보호할 가치가 있는 이익'인지, 아니면 공공영역(public domain)에 속하는 것이어서 무단 이용하더라도 그 이익을 침해한 것으로 볼 수 없는지를 독자적으로 규명
3. 그러한 침해가 현재 우리나라 시장에 형성된 관행과 질서 체계에 비추어 **'공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법'**이라고 평가되는 행위에서 비롯되었는지

(7) 이 사건에의 적용

• 성과성은 인정: 원고 흡입기 형태가 주지성을 취득하여 상당한 신용과 고객흡인력이 구축되었으므로, 이를 원고들의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과로 보는 데 문제가 없습니다.
• 그러나 '이용'이 없음: 피고 흡입기는 원고 흡입기와 형태에서 뚜렷한 차이가 있어 유사하다고 할 수 없고 혼동 염려도 없으므로, 피고들이 피고 흡입기를 사용하는 것을 두고 원고 흡입기 형태를 이용하는 행위에 해당한다고 할 수 없습니다.
• '보라색'만을 떼어낸 성과도 인정되지 않음: 보라색만으로 원고 제품이 식별되기에 이르렀다고 보기 어렵고, 색채 사용에 관한 공익상 요청에도 불구하고 동종 제품에 보라색 사용을 원고들에게 독점시킬 만큼 투자나 노력을 하였다는 증명이 부족합니다. 따라서 보라색만을 따로 떼어내어 성과 등에 해당한다고 볼 수 없고, 피고들의 보라색 사용을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법에 의한 사용이라고 볼 수도 없습니다.

8. 실무상 시사점

1. '형태 전체'와 '색채 단독'은 반드시 나누어 주장해야 합니다. 이 사건에서 원고들은 형태 전체의 주지성은 인정받았으나 색채 단독의 식별력에서 무너졌습니다. 경쟁사가 색채만 유사하게 쓰는 경우를 막으려면 색채 단독의 사용에 의한 식별력을 별도로 축적하고 입증해야 합니다.
2. 색채 단독 보호의 입증은 '색채만으로 된 광고·유통 실적'입니다. 사용 시기와 기간, 판매수량과 시장점유율, 광고·선전의 기간과 규모, 유사 색채의 경합적 사용 정도, 명성과 신용이 판단 요소이며, 특히 제품 형태를 떼어낸 색채 단독의 마케팅 자료가 결정적입니다.
3. 현행 상표법에서도 결론은 달라지지 않습니다. 색채가 표장의 정의에 포섭되는 방식으로 조문이 재편되었을 뿐, 색채만으로 된 표지는 사용에 의한 식별력을 갖추어야 보호된다는 판시는 그대로 유효합니다.
4. 설문조사 혼동률 20~30%대는 승패를 가르지 못합니다. 법원이 명시적으로 밝힌 기준이므로, 원고 측은 그 이상의 수치를 확보하거나 설문 외의 실제 혼동 사례를 체계적으로 제출해야 하고, 피고 측은 설문의 일방성과 설계상 문제를 지적하는 것이 효과적입니다.
5. 전문의약품 시장에서는 혼동가능성 인정이 구조적으로 어렵습니다. 처방 의무와 전문가 수요자라는 거래환경 때문에 수요자의 주의력이 높게 평가되므로, 제네릭 제품의 외관 유사성 분쟁에서 원고 측 부담이 큽니다.
6. 저명성 주장은 수요자 범위에서 걸립니다. 수요자가 의료 전문가와 환자에 한정되는 의약품은 매출과 점유율이 아무리 높아도 '일반 공중의 대부분'이라는 요건을 충족하기 어렵습니다.
7. 기능성 항변은 국내 관행의 확립을 입증해야 합니다. 국외의 색상분류 권고 경향만으로는 부족하고, 국내에서 확고한 색상분류가 형성되어 있다는 점까지 보여야 합니다. 이 판결은 그 반대로 국내에서 색상으로 성분을 구분하려는 시도는 오히려 환자에게 위험할 수 있다고 보아 공익성도 부정했습니다.
8. 성과도용 주장은 (가)목 판단에 종속되기 쉽습니다.