1. 해당 판례
- 사건: 특허법원 2017. 9. 1. 선고 2017나1568 판결 [디자인권침해금지등청구의소]
- 주문: 원고의 항소와 이 법원에서 추가한 선택적 청구를 모두 기각한다. 항소 제기 이후의 소송비용은 원고가 부담한다.
- 변론종결: 2017. 8. 17. / 재판부: 특허법원 제25부, 판사 오영준(재판장), 권동주, 김동규
- 당사자: 원고(항소인) 주식회사 문일케미칼 / 피고(피항소인) A
- 결론: 상품 형태 모방, 등록디자인권 침해, 성과물 무단사용의 세 청구원인을 모두 배척
2. 제1심판결
- 사건: 서울중앙지방법원 2017. 5. 11. 선고 2016가합557970 판결
- 원고는 제1심에서 ① 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (자)목의 부정경쟁행위(피고 제1 내지 7 제품에 대하여)와 ② 등록디자인권 침해(피고 제1, 2, 3 제품에 대하여)를 선택적 청구원인으로 하여 금지·폐기 및 손해배상을 구하였고, 제1심은 이를 배척하였습니다.
- 원고는 항소심에서 ③ 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (차)목의 부정경쟁행위(피고 제1 내지 7 제품에 대하여)에 기한 청구를 선택적으로 추가하였습니다.
원고는 추가 청구를 '예비적' 청구라고 주장하였으나, 판결은 등록디자인권에 기한 청구와 (차)목에 기한 청구가 양립 가능하다는 이유로 이를 선택적 청구로 보았습니다.
3. 청구취지
피고는 별지 목록 기재 각 제품을 생산·사용·판매·수입·반포하여서는 아니 되고, 사무소·영업소·공장 및 창고에 보관 중인 각 제품의 완제품 및 반제품과 그 생산에 사용되는 설비를 모두 폐기하며, 원고에게 100,000,100원과 이에 대하여 2014. 11. 11.부터 소장 부본 송달일까지 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 각 비율로 계산한 금원을 지급하라는 것입니다.
4. 관련 판례
판결 이유에서 인용된 판례
- 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 — 형태모방에서 '모방'이란 타인의 상품 형태에 의거하여 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하고, 형태에 변경이 있는 경우 실질적 동일성은 변경의 내용·정도, 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단한다고 본 선례
- 대법원 2017. 1. 25. 선고 2015다216758 판결 — '동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태'란 동종 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서 상품의 기능·효용을 달성하거나 그 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미한다고 본 선례
- 대법원 2008. 10. 17.자 2006마342 결정 — 상품의 형태에 용기·포장이 당연히 포함되지는 않으나, 상품 자체와 일체로 되어 있어 용기·포장의 모방을 상품 자체의 모방과 실질적으로 동일시할 수 있는 경우에는 상품의 형태에 포함된다고 본 선례
- 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 — 디자인의 유사 여부는 전체와 전체를 대비·관찰하여 판단하고, 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로 파악하며, 옛날부터 흔히 사용되었고 단순한 디자인 등에서는 유사범위를 비교적 좁게 보아야 한다고 본 선례
- 대법원 2003. 11. 27. 선고 2001다83890 판결 — 상품의 형태와 모양이 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고 장기간 계속적·독점적·배타적 사용이나 지속적 선전광고로 차별적 특징이 특정 출처를 연상시킬 정도로 현저하게 개별화된 경우 '타인의 상품임을 표시한 표지'에 해당할 수 있다고 본 선례
5. 관련 법령
청구원인이 된 조문
- 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (자)목 — 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위. 다만 그 단서에서 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위에서 제외
- 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (차)목 — 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위
판결 이유에서 함께 언급된 조문
- 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목 내지 (다)목 — 상품표지·영업표지에 관한 부정경쟁행위
판결문은 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호 등에 관한 법률」을 '부정경쟁방지법'이라 약칭하고 있습니다. 위 원고에서는 링크 표기를 위해 정식 명칭인 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」로 표기하였습니다.
이 판결에는 구법 표시가 없습니다. 다만 (차)목은 그 후 조문 위치가 (파)목으로 이동하는 등 개정이 있었으므로, 현행 사안에서는 해당 조문 번호를 별도로 확인하여야 합니다.
6. 사실관계
(1) 원고의 이 사건 각 등록디자인
원고는 아래 등록디자인의 디자인권자입니다. 각 등록디자인은 합성수지 재질로 각종 소품(젓가락, 냅킨, 볼펜 등)을 정리·수납하기 위한 '소품바구니'에 관한 디자인으로, 소품바구니 디자인의 형상과 모양의 결합을 창작내용의 요점으로 합니다.
(2) 원고 제품들
원고는 아래 크기(가로×세로×높이, 단위는 판결문 표기에 따름)의 소품바구니 7종을 제조·판매하고 있습니다.
(3) '라탄 모양'의 의미
당사자들은 원·피고 제품들의 몸체에 형성된, 일정한 폭의 납작한 줄이나 나무줄기를 가로와 세로로 직교하여 엮은 모양을 '라탄 모양'이라 부르며, 판결문도 이 표현을 사용합니다.
(4) 원고가 주장한 모방 요소
원고는 피고가 ㉠ 라탄 모양의 본체, ㉡ 적층을 위한 상단 및 하단 돌출턱, ㉢ 적층을 위한 본체 저면의 돌출부, ㉣ 제품 하부의 테두리, ㉤ 다른 사이즈 제품 간 적층 가능한 사이즈 설계 및 구성, ㉥ 종이 라벨의 부착위치, ㉦ 종이 라벨의 로고, ㉧ 각 소품바구니의 크기와 그 비율을 모방하였다고 주장하였습니다.
7. 판단
(1) 상품 형태에서 종이 라벨은 제외된다
부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (자)목의 '상품의 형태'는 일반적으로 상품 자체의 형상·모양·색채·광택 또는 이들이 결합한 것을 의미하고 용기·포장이 당연히 포함되지는 않으나, 용기·포장도 상품 자체와 일체로 되어 있어 그 모방을 상품 자체의 모방과 실질적으로 동일시할 수 있는 경우에는 상품의 형태에 포함됩니다(대법원 2008. 10. 17.자 2006마342 결정).
이 사건에서 종이 라벨의 부착위치와 로고는 원고 제품들 자체와 일체로 되어 있지 않고, 그 모방을 제품 자체의 모방과 실질적으로 동일하다고 볼 자료도 없으므로 상품 형태를 구성하는 요소가 아닙니다.
(2) 인정된 공통점
라벨을 제외한 나머지 점에서 원고 제품들과 피고 제품들은 다음에서 공통됩니다.
- 몸체의 전·후·좌·우면에 라탄 모양을 채용한 점
- 대응하는 제품별로 가로·세로·높이의 길이가 거의 동일한 점
- 제품 상단에 본체와 부드럽게 연결되는 곡선 형상의 상단 돌출턱이 형성된 점(원고 제1, 2, 3, 5, 6, 7 제품과 피고 제1, 2, 3, 5, 6, 7 제품)
- 제품 하단에 본체와 부드럽게 연결되는 곡선 형상의 하단 돌출턱이 형성된 점(원고 제1, 2, 5, 6 제품과 피고 제1, 2, 5, 6 제품)
- 제품 저면에 돌출부가 형성된 점(원고 제1, 2, 4, 5, 6 제품과 피고 제1, 2, 4, 5, 6 제품)
- 각 측면이 윗변이 길고 아랫변이 짧은 역사다리꼴 형상이고 네 모서리가 곡면으로 형성되었으며, 제품 하단에 테두리가 형성되고 상단 돌출턱·본체·하단 테두리 간의 비율이 매우 유사한 점(원고 제3, 7 제품과 피고 제3, 7 제품)
- 제품이 원통형이고 상단과 하단에 테두리가 형성되었으며 몸체와 상단·하단 테두리의 비율이 매우 유사한 점(원고 제4 제품과 피고 제4 제품)
(3) 인정된 차이점
- 라탄 모양의 구체적 형태: 원고 제품들은 가로 살과 세로 살이 각각 비교적 폭이 넓고 두께가 가느다란 줄 또는 대나무 줄기로 보이며 관통 홀이 직사각형인 반면, 피고 제품들은 가로 살과 세로 살이 각각 네 가닥의 가느다란 줄 또는 나무줄기를 나란히 연결한 것으로 보이고 관통 홀이 정사각형
- 원 모양의 유무: 원고 제1, 2, 5, 6 제품은 몸체 정면 우측 하부에 원 모양이 형성되어 있으나, 대응하는 피고 제1, 2, 5, 6 제품에는 없음
(4) 공통점 대부분이 '흔한 창작수법'으로 평가되었다
- 소품바구니에 라탄 모양을 채용하는 것 자체는 그 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과
- 상단 돌출턱, 하단 돌출턱, 저면 돌출부를 형성하는 것 자체는 적층이 가능한 소품바구니로서 기능하기 위하여 갖추어야 하는 기본 형상이고, 이를 본체와 부드럽게 연결되는 곡선 형상으로 만드는 것도 흔한 창작수법
- 제품을 역사다리꼴 형상 또는 원통형으로 형성하는 것도 흔한 창작수법
- 위 돌출턱·돌출부·테두리는 상품 전체 면적에서 차지하는 비율이 낮아 거래 시나 사용 시 보는 사람의 주의를 끌기 어려움
- 크기의 유사성도 기준이 되기 어려움. 소품바구니의 크기는 소품의 크기·종류에 따라 정해지고, 피고 제1, 2 제품은 원고 외 타사 제품과도 적층이 가능할 정도로 크기가 유사하며, 원고 제1, 2, 6 제품과 피고 제1, 2, 6 제품은 B회사 제품들의 크기와도 매우 유사하여, 소품바구니는 업계에서 유사한 크기로 제작되는 경우가 많은 것으로 보임
(5) 결정적 요소는 라탄 모양의 구체적 차이
반면 라탄 모양은 대상 물품 전체에서 차지하는 비율이 매우 높고 몸체의 4면에 모두 형성되어 거래 시나 사용 시 보는 사람의 주의를 가장 잘 끌 것으로 보입니다. 라탄 모양의 채용 자체는 용이하더라도, 그 구체적 차이로 인하여 원고 제품들은 폭이 넓은 줄 또는 대나무 줄기를 듬성듬성 엮어 만든 것과 같은 미감을, 피고 제품들은 얇은 줄이나 나무줄기를 촘촘히 엮어 만든 것과 같은 미감을 주어 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 합니다.
따라서 양 제품의 상품 형태가 실질적으로 동일하다고 보기 어려우므로 모방으로 볼 수 없고, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (자)목에 기한 금지·폐기·손해배상 청구는 이유 없습니다.
(6) 등록디자인권 침해 여부
디자인의 유사 여부는 구성요소를 부분으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비·관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이 유사한지에 따라 판단하고, 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로 파악하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기는지의 관점에서 결정하며, 옛날부터 흔히 사용되었고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 크게 변화시킬 수 없는 것에서는 유사범위를 비교적 좁게 보아야 합니다(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결).
피고 제1, 2, 3 제품과 이 사건 제1, 2, 3 등록디자인의 공통점과 차이점은 앞서 본 것과 같고(다만 각 등록디자인은 대응하는 원고 제품들에 비하여 라탄 모양이 조금 더 촘촘하게 짜여 있다는 점에서만 차이가 있음), 같은 이유로 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 하므로 유사하지 아니합니다.
(7) (차)목의 보충성 — 트레이드 드레스 주장의 배척
원고는 종이 라벨의 부착위치(내면과 외면에 걸쳐서)와 로고 기재방식(세로방향으로 길쭉한 갈색 종이 스티커 라벨에 알파벳을 뉘어서 'RATTAN BASKET'이라는 영문을 표기)이 트레이드 드레스로서 성과물에 해당한다고 주장하였으나, 다음 이유로 배척되었습니다.
- 보충성: 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (차)목은 기술의 변화 등으로 나타나는 새롭고 다양한 유형의 부정경쟁행위에 대응하기 위한 보충적 일반조항이므로, 같은 호 (가)목 내지 (자)목에서 규율하는 유형에 대해서는 원칙적으로 적용되지 않습니다.
- 트레이드 드레스의 규율 조항: 트레이드 드레스는 상행위와 관련된 상품이나 서비스 등의 전체적 외관이나 느낌·이미지 등이 식별력이 있어 출처표시로서 기능하는 것을 의미하는데, 이는 같은 호 (가)목 내지 (다)목의 상품표지·영업표지에 해당하므로 그 사용행위에는 (가)목 내지 (다)목이 적용되고 특별한 사정이 없는 한 (차)목이 적용된다고 보기 어렵습니다. 원고 주장 자체가 트레이드 드레스의 유사 사용을 내용으로 하므로 그 자체로 이유 없습니다.
- 식별력의 부재: 나아가 트레이드 드레스로 보호받으려면 출처를 구별하게 하는 식별력이 인정되어야 하는데, 제출된 증거만으로는 라벨 부착위치나 로고 기재 방식이 식별력이 있다거나 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어렵고, 'RATTAN BASKET'이라는 문자 부분은 '라탄 모양 바구니'라는 의미로 직감되어 식별력이 있다고 볼 수 없습니다. 이러한 점에 비추어 '상당한 노력과 투자에 의하여 구축된 성과물'에도 해당한다고 보기 어렵습니다.
8. 실무상 시사점
- 형태모방 사건의 승패는 '공통점의 성격'에서 갈립니다. 기능을 위해 불가피한 형상, 업계에서 흔한 표현방법, 상품 면적 비중이 낮은 부분은 공통되더라도 모방 인정의 근거가 되지 못합니다. 원고 측은 공통점의 개수가 아니라 개성 있는 부분에서의 공통을 입증해야 합니다.
- 면적 비중과 시각적 주목도가 결정 기준으로 작동합니다. 이 사건에서는 4면 전체를 덮는 라탄 무늬가 요부로 파악되었고, 그 세부 차이가 결론을 좌우했습니다. 감정이나 검증 신청 시 요부 특정에 집중해야 합니다.
- 크기의 유사성은 방어가 가능합니다. 제3자 제품과도 크기가 유사하다는 자료를 제출하면 크기 공통점의 증명력을 무력화할 수 있습니다. 피고 측 방어자료로 업계 표준 규격 자료가 유용합니다.
- 라벨·스티커는 상품 형태에서 분리됩니다. 상품 자체와 일체화되지 않은 라벨은 형태모방의 대상이 아니므로, 라벨을 근거로 삼으려면 표지법(같은 호 (가)목 내지 (다)목)으로 구성해야 합니다.
- (차)목의 보충성 벽이 높습니다. 트레이드 드레스 주장을 (차)목으로 구성하면 보충성 단계에서 그 자체로 배척될 수 있습니다. (가)목 내지 (다)목의 요건, 특히 주지성과 식별력을 정면으로 다투는 편이 안전합니다.
- 상품의 성질을 직감시키는 영문 표기는 식별력이 부정됩니다. 'RATTAN BASKET'처럼 상품의 재질이나 형태를 그대로 나타내는 표기는 사용에 의한 식별력 취득을 별도로 입증하지 않는 한 보호받기 어렵습니다.
- 디자인권과 형태모방은 판단 구조가 겹칩니다. 이 사건에서도 (자)목 판단이 그대로 디자인 유사 판단으로 이어졌습니다. 유사 범위가 좁게 인정되는 흔한 물품 분야에서는 두 청구원인이 함께 배척될 위험이 큽니다.