의료용 실 삽입장치 특허의 이용침해·청구범위 해석·속지주의 예외

기술적 쟁점의 요지

대상 특허는 안면 리프팅 시술용 '의료용 실 삽입장치 및 이를 구비한 의료용 실 삽입 시술 키트'로, ① 삽입경로 형성수단(가요성 도관을 구비한 관부재 + 관부재보다 큰 강성의 지지로드) ② 의료용 실 공급수단(관부재 체결부에 연결)으로 구성된다(제1항). 제5항은 실 보유부·커넥터를 추가한 종속항, 제6항은 실 단부의 지지체를 추가한 종속항이다.

피고들은 완제품을 만들지 않고 카테터·허브·봉합사·봉합사 지지체(콘)를 개별 부품 단위로만 국내 생산하여 일본 병원(및 그 지배하의 싱가포르 법인)에 분산 수출하는 방식을 취했다. 따라서 다음이 다투어졌다.

쟁점	피고 방어논리	결론
부품 조합제품의 제1항 침해	추가 가공·조립이 필요하므로 비침해	이용침해 성립
제5항 '구비하는'의 의미	실이 허브 내부에 물리적으로 배치돼야 함	물리적 고정·결합 불요
제6항 침해 + 속지주의	국내에서 완성품 생산 없음 → 속지주의상 비침해	국내 생산 의제(예외)
간접침해자 과실	하청업체로 단순 수주 제작	과실추정 번복 안 됨
권리남용(무효항변)	선행발명 1+2/1+6/1+주지관용기술 결합으로 진보성 부정	진보성 부정 안 됨

해당 판례

대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2019다222799(병합) 판결 (공2019하, 2090)

재판부: 이동원(재판장), 조희대, 김재형(주심), 민유숙
주문: 원심판결의 원고 패소 부분 중 ㉠ 제1항 발명을 이용하여 카테터·허브에 봉합사나 지지체를 조합한 제품 관련 부분, ㉡ 제5·6항 발명 부분, ㉢ 피고 덕우메디칼에 대한 손해배상청구 부분을 파기환송. 나머지 상고는 모두 기각.

환송 후: 특허법원 2020. 8. 21. 선고 2019나1869, 2019나1876(병합) 판결 (제25부, 서승렬 재판장)

침해금지 및 폐기 인용, 피고 C·D·F 공동 10억 원, 피고 E(간접침해자) 2억 원 부진정연대 인용.

하급심 경과

단계	사건번호	요지
제1심	서울중앙지법 2018. 1. 18. 선고 2014가합584121, 2015가합558143(병합)	원고의 피고 C·D 청구 전부, 피고 F·E 청구 일부 인용
환송 전 항소심	특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220, 1237(병합)	카테터+허브 조합만 침해 인정(제2예비적 청구 일부 인용), 손해배상 269,807,000원. 봉합사·지지체 조합제품은 "추가 가공·조립 필요"를 이유로 비침해. 간접침해자 덕우메디칼은 과실추정 번복
상고심	대법원 2019다222782	위 3개 쟁점 파기환송
환송 후 항소심	특허법원 2019나1869, 1876(병합)	손해배상 10억 원 + 2억 원으로 확장 인용

사실관계

(1) 특허의 성립

발명자 G는 종래 약 5시간의 시술·15일의 회복기간이 필요하던 안면 리프팅 시술을 약 30분으로 단축하는 시술법을 개발하고 이 사건 특허를 등록받았다. 2011. 12. 7. 원고 법인을 설립하고, 2014. 4. 8. 원고 명의로 특허권 이전등록을 마쳤다. 청구범위는 특허심판원 2015. 8. 19.자 2015정68호 심결 확정으로 정정되었다.

(2) 원고의 수출과 거래 단절

원고는 제품을 ⓐ 봉합사+지지체(콘)+허브, ⓑ 지지부재+관부재, ⓒ 천공수단+푸시바의 3개 세트로 구성해 생산했다. 2012년 8월부터 의료기기 중개상 피고 C을 통해 일본 병원에 수출하며 시술교육까지 제공했으나, 2013년 5월 병원의 가격인하 요구가 결렬되자 2013년 11월 무렵 거래가 중단되었다.

(3) 피고들의 대체 공급 구조

2013년 10월경 피고 C 등이 일본 병원으로부터 직접 납품주문을 받음
피고 F가 배우자 명의 업체를 설립하여 봉합사(미늘 가공)·허브를 하청 제작
카테터·천공수단은 피고 E(의료기기 제작 전문업체)에 재하도급
봉합사 지지체는 플라스틱 사출성형 업체에 금형을 의뢰하여 제작

2013) 10.~2014. 2. 카테터·천공수단은 일본에 직접 수출, 허브·봉합사·콘은 싱가포르 법인을 경유(일부는 피고 C이 휴대 반출, 일부 콘은 직원·친족 개인 명의 특송화물로 발송)

(4) 다툼의 핵심 사실 — '원통형 봉합사 지지체(CON)' 생산 여부

피고들은 CON이 허브(PC HUB)와 동일 제품이라고 주장했으나, 법원은 ⓐ 견적송장·양도양수증에 CON과 PC HUB가 단가를 달리하여 구분 기재된 점, ⓑ 관련 형사사건에서 직원이 "CON은 PC HUB의 1/3 크기"라고 진술한 점, ⓒ 피고 F의 사무실 달력에 CON이 별도 수량으로 기재되고 수출신고내역에는 누락된 점 등을 들어 생산 사실을 인정했다. 다만 원뿔형 지지체를 '업으로' 생산했다는 점은 인정되지 않았다.

(5) 형사사건

원고 등의 고소로 피고 C·D는 특허법위반·관세법위반, 피고 F는 의료기기법위반으로 기소되었다(서울중앙지법 2015고단3637).

법리

가. 이용침해의 성립 — 제1항 발명

선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있으면 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속한다. 이용관계란 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서, 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말한다(대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결).

제1항 발명은 '삽입경로 형성수단'과 '의료용 실 삽입장치'만을 구성으로 할 뿐 추가되는 의료용 실이나 지지체의 결합관계에 대한 한정이 없다. 따라서 카테터·허브(제1항의 구성에 대응)에 봉합사·지지체를 조합한 제품은 제1항 발명의 요지를 전부 포함하고 일체성을 유지하므로 침해가 성립한다.

▶ 환송 전 원심은 "봉합사에 지지체를 형성하거나 공급수단 내측에 실을 배치하는 추가적 가공·조립이 필요하다"는 이유로 비침해로 보았으나, 대법원은 이를 권리범위 판단 법리 오해로 파기했다. 구성요소가 추가되는 방향의 실시는 침해를 벗어나는 사유가 되지 못한다는 점이 핵심이다.

나. 청구범위 해석 — 제5항 발명의 '구비하는'

특허발명의 보호범위는 청구범위 기재에 따라 정해지고 발명의 설명·도면으로 이를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위 기재는 발명의 설명·도면을 참작해야 기술적 의미를 정확히 이해할 수 있으므로, 문언의 일반적 의미를 기초로 하면서 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석해야 한다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결).

'구비하는'은 통상 '갖추어진' 것을 의미할 뿐, 물리적으로 고정되거나 결합되어 있을 것을 의미하지 않는다. 통상의 기술자가 의료용 실을 중공의 허브 안쪽에 배치하여 관부재에 삽입해 사용하는 데 별다른 기술적 어려움이 없는 이상, 제5항 발명의 각 구성요소와 유기적 결합관계가 카테터·허브·봉합사의 개별 제품에 그대로 포함되어 있으므로 침해가 인정된다.

다. 속지주의의 예외 — 제6항 발명 (본 판결의 최대 의의)

원칙적으로 물건 발명의 특허권자가 가지는 생산·사용·양도·대여·수입 등의 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미친다.

그러나 다음 요건을 모두 갖추면 예외적으로 국내에서 실시제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.

국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나, 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산될 것
이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있을 것
그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여, 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀을 것

이 사건에서는 ⓐ 카테터·허브·봉합사·지지체 개별 제품 생산으로 제6항 실시를 위한 구성 전부가 생산되었고, ⓑ 애초부터 일본 병원에 판매하여 동일한 리프팅 시술과정에서 함께 사용되도록 할 의도였으며, ⓒ 명세서가 지지체를 '배치'한다는 표현을 주로 사용하고 결합·고정 방법을 별도로 제시하지 않아 그 결합·고정은 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 정도에 불과하므로, 요건이 충족된다.

라. 과실 추정의 번복 — 특허법 제130조

특허법 제130조의 취지는 특허발명의 내용이 특허공보·특허등록원부로 공시되어 있고, 업으로 기술을 실시하는 사업자에게 해당 기술분야에서 침해에 대한 주의의무를 부과함이 정당하다는 데 있다. 과실이 없다고 하려면 ① 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정 또는 ② 자신이 실시하는 기술이 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정을 침해자가 주장·증명해야 한다(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결).

▶ 환송 전 원심은 "의료기기 제작 전문업체로서 단순히 발주자의 요구에 따라 제작했고, 특허를 알았다거나 일반에 판매했다고 볼 자료가 없다"는 이유로 과실추정을 번복했으나, 대법원은 그 정도 사정만으로는 번복 사유가 되지 않는다고 판시했다. 즉 하청 수주라는 사실 자체는 면책사유가 아니다.

마. 간접침해와 이중배상 항변

'생산에만 사용하는 물건'에 해당하려면 사회통념상 통용·승인될 수 있는 경제적·상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 단순히 이론적·실험적·일시적 사용가능성이 있는 정도로는 다른 용도가 있다고 할 수 없다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결).

환송 후 법원은 카테터가 제1항 발명 물건의 전용품임을 인정하고, 간접침해자가 전용품을 제공함으로써 직접침해가 실제로 가능해지고 그것이 특허권자의 생산·판매 이익 상실로 연결되는 이상 간접침해자는 공동불법행위자로서 직접침해자와 부진정연대 배상책임을 지므로 이중배상이 아니라고 판단했다.

바. 손해액 산정 — 특허법 제128조 제7항

제2항 부적용: 원고 제품은 봉합사·지지체·허브가 1:1:1로 결합된 완제품인 반면 피고들은 개별 부품을 생산했고 각 부품의 생산수량도 서로 대응하지 않아, 판매형태가 일치한다고 볼 수 없어 양도수량을 정확히 산정하기 어려움
제4항 부적용: 침해자의 이익액 산정 자료 미제출
제7항 적용: 손해 발생은 인정되나 손해액 입증이 극히 곤란 → 상당한 손해액 인정

구체적으로는 조합제품의 판매수량을 각 부품 판매수량 중 가장 적은 수량(카테터 14,500개)으로 보고, 원고 제품 단위수량당 이익액 중 봉합사·지지체가 차지하는 재료비 비율(76%, 79%)을 곱해 약 10억 원을 산정했다. 단위수량당 이익액은 판매가격에서 변동비용을 공제한 한계이익으로 산정함이 합리적이다.

원고가 주장한 동반판매·파생적 판매 이론(카테터 1개당 봉합사 8개 사용)은 배척되었다. 카테터를 초과하는 수량의 허브·봉합사·지지체는 카테터와 무관하게 별개로 사용될 수 있고, 카테터가 일회용 의료기기로 허가된 점에 비추어 재사용 전제가 인정되지 않았기 때문이다.

실무적 유의점

① 부품 분할생산·해외조립 구조는 더 이상 안전지대가 아니다
가장 실무적 파급력이 큰 부분이다. 국내에서 부품 전부를 만들어 해외로 보내고 현지에서 조립하는 방식은 종래 속지주의를 근거로 침해를 면할 수 있다고 여겨졌으나, 본 판결로 ⓐ 구성 전부 또는 주요 구성을 갖춘 반제품의 국내 생산 ⓑ 단일 주체로의 수출 ⓒ 최종 조립의 사소성이라는 3요건이 충족되면 국내 생산으로 의제된다. 다만 "하나의 주체에게" 수출될 것이 요건이므로, 복수의 무관한 주체에게 분산 공급되는 경우까지 확장 적용할 수 있는지는 신중히 판단해야 한다.

② 침해 주장 시 '조합제품'을 소송물로 특정하라
환송 후 법원은 개별 부품 자체는 직접침해가 아니라고 보면서도, 원고 주장을 선해하여 ①~④의 조합제품에 대한 청구로 재구성했다. 침해품이 부품 단위로 유통되는 사안에서는 처음부터 조합제품 단위로 별지 목록을 작성하는 것이 안전하다.

③ '추가 가공·조립 필요' 항변의 한계
피고 측에서 흔히 사용하는 "우리 제품은 그대로는 특허발명이 아니고 추가 조립이 필요하다"는 항변은, ⓐ 구성요소를 부가하는 방향이라면 이용침해로, ⓑ 그 조립이 통상의 기술자에게 자명하다면 속지주의 예외로 각각 차단된다. 원고 측은 명세서가 결합·고정 방법을 특정하지 않고 '배치'와 같은 완화된 표현을 쓰고 있는지를 적극 원용할 실익이 있다.

④ 명세서 작성 단계의 시사점
제6항 침해가 인정된 결정적 근거는 명세서가 지지체의 결합·고정 방법을 한정하지 않고 '배치'라는 표현을 주로 사용한 점이었다. 결합관계를 지나치게 구체적으로 한정하면 오히려 권리범위가 좁아지고, 완화된 표현이 부품 단위 실시에 대한 권리행사에 유리하게 작용할 수 있다.

⑤ 하청업체·OEM의 면책 기대는 낮다
"발주자 요구대로 만들었을 뿐"이라는 사정만으로는 특허법 제130조의 과실추정이 번복되지 않는다. 의료기기·부품 수주업체는 수주 단계에서 선행특허 조사(FTO) 및 발주자로부터의 특허 보증·면책 조항 확보가 실질적 방어수단이다.

⑥ 소송물 구조와 예비적 청구
동일 목적물·동일 청구원인을 양적·질적으로 감축한 청구는 예비적 청구가 아니라 주위적 청구에 흡수된다(대법원 2017. 10. 31. 선고 2015다65042 판결). 또한 복수 청구항 침해를 원인으로 한 손해배상청구는 중첩되는 범위에서 선택적 병합관계에 있다. 환송 후 심판범위를 잘못 전제하여 이미 확정된 부분을 다시 다투면 배척되므로, 파기 범위와 확정 범위를 정밀하게 구획해야 한다.

⑦ 실기한 공격방어방법 각하의 한계
법원이 각하결정 없이 해당 공격방어방법에 관한 증거조사까지 마친 경우 새삼 판결이유에서 각하할 수 없다(대법원 1999. 2. 26. 선고 98다52469 판결). 상대방이 환송 후 새로운 선행발명으로 무효항변을 제기할 때는 증거조사 착수 전에 각하신청을 하는 것이 실효적이다.

⑧ 지연손해금 이율의 구간 분리
소촉법 법정이율이 연 15%에서 연 12%로 개정(2019. 6. 1. 시행)됨에 따라, 청구취지 확장·청구 추가의 시점, 변론종결 시점, 환송 전후 여부에 따라 당사자별·금액별로 이율이 달라진다. 본 사건에서도 피고별로 연 12%와 연 15%가 갈렸다. 청구취지 작성 시 이 구간을 정확히 반영하지 않으면 일부 기각을 피하기 어렵다.

⑨ 손해액 입증전략
특허법 제128조 제2항·제4항의 적용이 좌절될 가능성에 대비하여, 처음부터 제7항의 상당한 손해액 인정을 뒷받침할 간접자료(수출신고필증, 손익계산서상 매출액, 고정비·변동비 구분자료, 특송화물 운송장, 관세·형사기록)를 체계적으로 확보해 두는 것이 결정적이다. 이 사건에서 10억 원이 인정된 실질적 근거도 대부분 형사기록과 무역서류였다.