해당판례
대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후11930 판결〔거절결정(상)〕
대법원은 출원인의 상고를 기각하였다. 출원상표가 선등록상표 또는 선등록서비스표와 호칭이 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다는 원심의 판단이 확정되었다.
하급심
특허법원 2019. 10. 24. 선고 2019허2462 판결
특허법원은 출원상표의 ‘LiivON’ 부분과 선등록상표들의 ‘LIVON’ 부분을 중심으로 비교하여 호칭의 동일·유사성과 출처혼동의 염려를 인정하였다. 이에 거절결정을 유지한 특허심판원의 2019. 1. 31. 2017원6161 심결에 대한 취소청구를 기각하였다.
관련판례
- 대법원 2016. 7. 14. 선고 2015후1348 판결: 상표의 외관·호칭·관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여, 일반 수요자가 받는 인상·기억·연상에 따른 출처혼동의 염려를 판단한다는 법리이다.
- 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결: 결합상표에 독립적인 출처표시 기능을 수행하는 요부가 있으면 그 부분을 중심으로 유사 여부를 판단할 수 있다는 법리이다. 요부는 상대적인 식별력, 구성상 비중, 결합상태, 지정상품 및 거래실정 등을 종합하여 정한다.
- 대법원 1993. 12. 21. 선고 93후1360 판결: 일부 지정상품에 등록거절사유가 있으면 보정으로 이를 제거하지 않는 한 출원 전체를 거절한다는 종전 법리이다. 이 사건 원심이 인용하였으며, 현재의 부분거절제도와 구별해야 한다.
관련법령
- 상표법 제34조 제1항 제7호: 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 경우의 등록을 배제하는 규정이다. 이 사건 판결은 해당 조항을 ‘상표법’으로 표기하여 적용하였다.
- 구 상표법(2022. 2. 3. 법률 제18817호로 개정되기 전의 것) 제54조: 이 사건 당시 상표등록거절결정에 관한 규정이다. 일부 지정상품에 거절사유가 있는 경우 출원 전체를 거절하던 종전 제도와 관련된다.
- 상표법 제54조: 개정 후에는 일부 지정상품에만 거절사유가 있으면 해당 지정상품에 대해서만 거절결정하도록 규정한다. 이 부분거절제도는 2023. 2. 4. 이후 출원에 적용된다. 특허청 제도 시행 안내
사실관계
원고는 금융·부동산 관련 서비스 등을 지정하여 ‘LiivON’ 문자와 도형이 결합된 상표를 출원하였다. 출원상표는 ‘Liiv’와 ‘ON’을 서로 다른 색으로 나란히 배치하고, ‘ON’ 위에 지붕 모양의 도형을 표시한 구성이다.
선등록표장들은 ‘LIVON’ 문자 옆에 여러 색의 V자 9개를 원형으로 배열한 도형을 배치하고, 문자 아래에 ‘TOWER’ 또는 ‘TOWN’을 작게 표시한 결합상표였다. 지정상품·서비스업에는 금융·재무상담, 부동산 관련 업무 등이 포함되어 있었다.
특허청은 양 표장의 요부 호칭이 동일·유사하고 지정상품·서비스업도 중복된다는 이유로 등록을 거절하였다.
원고는 ‘Liiv’라는 금융플랫폼을 지속적으로 홍보해 왔으므로, 소비자들이 출원상표를 ‘리브 온’으로 분리하여 부를 뿐 ‘리브온’이나 ‘리본’으로 부르지는 않을 것이라고 주장하였다. 또한 도형과 색채 등 외관도 다르다고 주장하였다.
그러나 특허심판원과 특허법원은 이를 받아들이지 않았고, 대법원도 거절결정을 유지하였다. 판결문은 원고를 ‘주식회사 A’로 표시하고 있다.
법리
① 전체관찰을 원칙으로 하되, 독립적인 출처표시 기능이 있는 요부를 중심으로 비교할 수 있다.
상표의 유사 여부는 외관·호칭·관념을 전체적으로 고려하여 판단한다. 다만 결합상표 중 특정 부분이 일반 수요자에게 두드러지게 인식되어 독립적으로 출처를 표시한다면, 그 요부를 중심으로 비교하는 것이 필요하다.
원심은 출원상표의 지붕 도형이 상대적으로 작고 두드러지지 않는 반면, ‘LiivON’ 문자는 쉽게 발음할 수 있고 시각적으로 높은 비중을 차지하므로 요부에 해당한다고 보았다.
선등록상표들에서는 ‘TOWER’와 ‘TOWN’이 작고 연하게 표시되어 있고 부동산 관련 지정서비스업과도 관련되므로, ‘LIVON’보다 상대적인 식별력이 낮다고 판단하였다. 선등록상표들의 문자와 도형 모두 두드러지는 부분으로 보면서도, 호칭 비교에서는 ‘LIVON’ 부분을 중심으로 검토하였다.
② 출원인이 의도한 발음만으로 상표의 호칭을 한정할 수 없다.
원고가 ‘Liiv’를 별도의 플랫폼 명칭으로 홍보해 왔더라도, 일반 수요자가 ‘LiivON’을 반드시 ‘리브’와 ‘온’으로 분리하여 발음한다고 단정할 수는 없다고 보았다.
원심은 읽기 쉬운 방식으로 발음하는 언어습관과 연음 가능성 등을 고려하여, ‘LiivON’이 ‘리브온’ 또는 이를 축약·연음한 ‘리본’으로 호칭될 개연성이 크다고 판단하였다. 이에 따라 ‘리본’으로 호칭되는 선등록상표들의 요부와 동일·유사하다고 보았다.
③ 외관의 차이가 있어도 호칭에 따른 혼동 가능성이 남을 수 있다.
원심은 색채와 표기방식 등 외관에 차이가 있고, 시각적으로 접할 때의 혼동 가능성은 크지 않다는 점을 인정하였다.
그러나 TV·라디오 등을 통하여 청각적으로 접하면 ‘리브온’ 또는 ‘리본’과 ‘리본’이 동일·유사하게 들릴 수 있다고 판단하였다. 양 표장 모두 특별한 관념이 없어, 관념의 차이가 호칭의 유사성을 상쇄한다고 보기도 어려웠다.
참고한 주석서에 의하면, 이 사건은 외관의 차이에도 불구하고 호칭이 동일·유사하여 동일한 상품·서비스업에서 출처혼동의 염려가 있다는 이유로 거절결정을 유지한 사례로 소개되어 있다. 이는 호칭이 같으면 언제나 유사하다는 의미가 아니라, 구체적인 표장 구성과 거래상 인식을 종합한 판단이다.
④ 지정상품·서비스업의 중복이 출처혼동 판단을 뒷받침하였다.
출원상표의 지정상품 중에는 선등록상표들의 지정상품·서비스업과 동일·유사한 것이 포함되어 있었고, 이 점은 당사자 사이에 다툼이 없었다.
법원은 이러한 상품·서비스업의 관계에 요부의 호칭 유사성을 결합하여 출처혼동의 염려를 인정하였다. 대법원도 상표 유사성에 관한 법리오해가 없다고 보아 원심을 유지하였다.
⑤ 출원 전체의 거절은 당시 제도에 따른 결론이다.
원심은 일부 지정상품에 거절사유가 있고 보정으로 제거되지 않았다면 하나의 출원 전체를 거절해야 한다는 종전 법리에 따라 출원 전부의 등록거절을 인정하였다.
참고한 주석서에 의하면, 이후 부분거절제도가 도입되어 거절사유가 있는 지정상품만 거절할 수 있게 되었다. 따라서 이 사건의 전체거절 결론을 현재의 모든 출원에 그대로 적용해서는 안 된다.
실무적 유의점
① 영문 브랜드는 철자뿐 아니라 예상되는 한글 호칭까지 검색해야 한다.
철자가 달라도 한국 소비자가 동일하거나 유사하게 읽을 수 있다. 띄어 읽기, 연음, 축약 등 실제로 가능한 호칭을 함께 검토할 필요가 있다.
② 색채·도형·부가 문구의 추가만으로 충돌이 해소되지는 않는다.
문자 부분이 요부로 인식되고 그 호칭이 선등록상표와 유사하면, 외관을 변경하더라도 거절사유가 남을 수 있다. 특히 작은 도형이나 지정서비스업과 관련된 부가 문구는 구별 효과가 제한될 수 있다.
③ 독자적인 호칭이 정착되었다는 주장은 소비자 인식 자료로 뒷받침해야 한다.
기초 브랜드를 홍보한 사실과 결합상표 전체가 특정한 방식으로 호칭된다는 사실은 구별된다. 실제 광고의 발음, 언론·소비자의 표기, 조사자료 등으로 결합상표의 인식을 입증해야 한다.
④ 표장의 유사성과 지정상품·서비스업의 중복을 함께 검토해야 한다.
브랜드 자체의 변경 외에도 충돌하는 지정서비스업의 범위를 조정할 수 있는지 검토할 필요가 있다. 다만 이 사건 당시의 전체거절 방식과 부분거절제도가 적용되는 출원의 처리방식은 구분해야 한다.