해당 판례
대법원 2018. 5. 9. 자 2018마5050 결정 [상표권침해금지가처분]
재항고기각으로 원심의 가처분신청 기각 결정이 유지된 사건이다. 아래 사실관계와 판단 내용은 홈페이지 게시자가 직접 확인한 제1심 및 원심결정문을 바탕으로 정리하였다.
하급심
- 제1심: 서울동부지방법원 2017. 4. 10. 자 2017카합10001 결정
- 원심: 서울고등법원 2017. 12. 14. 자 2017라20489 결정
제1심은 상표권·디자인권과 가맹계약상 권리에 기초한 신청을 기각하였다. 항고심에서는 채권자가 신청원인을 부정경쟁행위금지청구로 교환적으로 변경하였으나, 원심도 변경된 신청을 기각하였다.
관련 판례
- 대법원 2011. 12. 22. 선고 2011다9822 판결 영업표지가 국내에 널리 인식되었는지는 사용기간·방법·태양·사용량·거래범위와 거래 실정 등을 종합하여 판단한다. 일정한 지역 범위의 거래자나 수요자 사이에서 특정 영업을 구별하는 표지로 널리 인식된 경우도 포함된다.
- 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결 임시의 지위를 정하는 가처분의 필요성은 당사자 쌍방의 이해득실, 본안소송의 승패 전망 등 제반 사정을 고려하여 판단한다. 본안판결과 같은 부작위의무를 미리 부담시키는 만족적 가처분은 더욱 신중하게 판단해야 한다. 원심이 인용한 판례이다.
관련 법령
원심이 적용한 성과 무단사용 조항은 당시 제2조 제1호 (차)목이다. 아래 구법 표시는 해당 조항이 (카)목으로 이동하기 전의 법률을 특정한 것이다. 법률 제15580호는 2018년 4월 17일 공포되어 2018년 7월 18일부터 시행되었다.
- 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (나)목 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일하거나 유사한 표지를 사용하여 타인의 영업상 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위를 규율한다.
- 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (차)목 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용하여 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위를 규율한다.
- 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정되기 전의 것) 제4조 제1항 부정경쟁행위로 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자의 금지·예방청구 근거이다.
- 민사집행법 제300조 제2항 다툼이 있는 권리관계에 관하여 현저한 손해를 피하거나 급박한 위험을 막기 위한 경우 등에 임시의 지위를 정하는 가처분을 허용한다.
제1심은 상표권과 디자인권에 관한 개별 조문을 명시하지 않았으므로, 결정문에 없는 조문을 직접 적용 조항으로 추가하지 않는다.
사실관계
- 가맹계약 체결과 실제 운영자
채권자 회사는 ‘C’라는 브랜드의 프랜차이즈 사업을 운영하였다. 채권자는 2014년 8월 22일 채무자의 부모와 가맹계약을 체결하였다.
제1심에서 채권자는 계약 체결 후 가맹계약자가 아들인 채무자에게 점포를 운영하게 해 달라고 요청하였고, 이를 허락하였다고 주장하였다.
채무자는 2014년 12월 23일경 자신의 명의로 해당 점포의 사업자등록을 마쳤다. 채권자는 채무자 명의 계좌에서 로열티를 지급받아 왔다.
따라서 가맹계약서에 기재된 당사자와 실제 점포 운영자이자 이 사건 가처분 상대방은 서로 달랐다.
- 로열티 미지급과 계약 종료 주장
채권자는 2015년 9월경 이후 로열티를 지급받지 못하였다. 이에 채무자와 가맹계약자에게 로열티 미지급으로 계약이 해지될 수 있다는 내용의 통지를 보냈다.
채권자는 2016년 8월 22일 가맹계약을 종료하기로 합의하였다고 주장하였다. 이후에도 영업표지와 시설을 계속 사용하고 있다며 가처분을 신청하였다.
다만 제1심은 계약 종료에 관한 모든 쟁점을 확정적으로 판단하여 신청을 기각한 것이 아니다. 채권자의 주장을 전제로 보더라도 권리 보유와 계속 사용 등의 소명이 부족하다고 판단하였다.
- 제1심에서 주장한 계약상 의무와 신청 내용
채권자는 가맹계약 제32조에 따라 계약 종료 후 다음 의무가 발생한다고 주장하였다.
- 영업표지가 인쇄된 간판과 기타 표시물을 즉시 철거할 의무
- 상호·간판 등을 변형하여 상표권을 침해하지 않을 의무
- 협력업체로부터 지원받은 기기 등을 반환할 의무
이에 기존 상호가 표시된 간판·광고물·명함·포장지·쇼핑백 등을 집행관에게 보관하게 하고, 별지에 특정한 디자인의 사용을 금지해 달라고 신청하였다.
- 상호·간판과 집기의 변경
채무자는 2017년 1월경 점포의 상호를 ‘F’로 변경하였다. 가맹계약자와 채무자는 공동사업자로 등록하였다.
제1심은 채무자가 상호 변경 후 간판을 교체하였고 기존 집기도 교체한 사실이 소명된다고 보았다. 반면 신청 대상인 기존 간판과 각 디자인을 계속 사용하고 있다는 점은 충분히 소명되지 않았다고 판단하였다.
이는 문제 된 모든 시설을 철거하였다는 판단이 아니라, 제1심 신청에서 특정한 침해행위의 계속에 관한 소명이 부족하다는 판단이다.
- 항고심에서 인테리어에 관한 부정경쟁행위 주장으로 변경
채권자는 항고심에서 신청원인을 교환적으로 변경하였다.
사케장, 외부 처마와 조명등 케이스, 대나무 무늬 천장 패널, 내부 처마, 다다미 형태의 벤치, 붉은색 벽등 케이스, 신발장, 실내 장식용 몰딩 등이 자신의 프랜차이즈를 나타내는 영업표지이자 상당한 투자와 노력으로 형성한 성과라고 주장하였다.
계약 종료 후 로열티를 지급하지 않으면서 이러한 시설을 사용하는 행위가 영업주체 혼동행위 또는 성과 무단사용에 해당한다는 주장이었다.
- 대표이사 개인의 별도 디자인권 가처분
관련 디자인권은 채권자 회사가 아니라 대표이사 개인이 보유하고 있었다.
대표이사는 별도로 서울중앙지방법원 2017카합81148 디자인권침해금지 가처분을 신청하여 2017년 11월 8일 해당 디자인을 사용한 시설의 사용금지를 명하는 결정을 받았다.
회사의 이 사건 신청과 대표이사 개인의 신청은 권리주체와 청구 근거가 다른 별개의 사건이다.
법리
- 상표권·디자인권에 기초하려면 신청인 자신의 권리가 소명되어야 한다
제1심은 채권자 회사가 ‘C’에 관한 상표권을 보유한다는 자료가 없다고 판단하였다.
디자인에 대해서도 신청 대상 중 일부의 디자인권자가 회사가 아닌 개인으로 보인다고 판단하였다.
프랜차이즈를 운영한다는 사실만으로 그 브랜드의 상표권이나 시설의 디자인권을 당연히 보유하는 것은 아니다. 등록권리에 기초하여 금지를 청구하려면 해당 권리가 신청인에게 귀속된다는 점부터 소명되어야 한다.
- 계약상 철거청구도 검토하였으나 계속 사용의 소명이 부족하였다
제1심은 채권자의 주장을 상표권 침해 주장으로만 한정하지 않았다. 가맹계약 제32조에 따른 권리를 주장한 것으로 해석하고, 채무자를 계약당사자로 보더라도 신청이 인정될 수 있는지 검토하였다.
그러나 채무자가 상호와 간판을 교체한 사정에 비추어 기존 상호의 간판 등을 계속 사용한다고 보기 어렵다고 판단하였다.
따라서 제1심은 계약상 철거의무 자체를 부정한 것이 아니다. 채권자에게 유리하게 계약관계를 가정하더라도, 신청 대상인 기존 표시물의 계속 사용이 소명되지 않았다는 취지이다.
- 매장 인테리어의 영업표지성은 별도로 판단해야 한다
원심은 점포 장식과 같은 트레이드 드레스도 특정인의 영업을 나타내는 식별력이 있다면 영업표지가 될 수 있다고 보았다.
그러나 채권자가 약 60개의 가맹점을 운영하고 여러 상을 받았다는 사실만으로는 개별 시설이 채권자의 영업을 나타내는 식별력을 갖추었다고 인정하기 어렵다고 판단하였다.
설령 영업표지에 해당하더라도, 거래자나 소비자 사이에서 채권자의 영업표지로 널리 인식되었다는 점 역시 소명이 부족하다고 보았다.
브랜드의 인지도와 특정 인테리어의 출처표시 기능은 구별하여 확인해야 한다.
- 원심은 성과 무단사용 조항을 제한적으로 해석하였다
원심은 당시 제2조 제1호 (차)목을 새로운 유형의 부정경쟁행위에 대응하기 위한 보충적 일반조항으로 이해하였다.
동일·유사한 트레이드 드레스의 사용처럼 기존 상품표지·영업표지 관련 조항이 규율하는 유형에는 특별한 사정이 없는 한 일반조항을 적용하기 어렵다고 판단하였다.
또한 별도로, 제출된 자료만으로는 해당 시설이 회사의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과인지, 무단사용으로 회사의 경제적 이익이 침해되는지도 충분히 소명되지 않았다고 보았다.
이 사건을 소개할 때에는 이러한 원심의 제한적 해석과 개별적인 소명 부족 판단을 함께 기재해야 한다. 단순히 “인테리어는 성과 무단사용 조항으로 보호되지 않는다”고 요약할 수는 없다.
- 대표이사 개인의 권리와 회사의 성과는 구별된다
대표이사가 디자인권을 보유하고 별도 가처분을 받았더라도, 그 사실만으로 회사의 부정경쟁행위금지청구권이 소명되는 것은 아니다.
회사는 자신에게 귀속되는 영업상 성과와 경제적 이익을 구체적으로 밝혀야 한다.
반대로 회사의 신청이 기각되었다는 이유로 대표이사 개인의 디자인권에 기초한 별도 금지명령까지 효력을 잃는 것도 아니다.
- 시설 사용금지를 미리 명할 필요성도 소명해야 한다
원심은 시설의 사용금지를 명하는 가처분이 본안판결과 같은 부작위의무를 미리 부담시키는 만족적 가처분이라는 점을 고려하였다.
채무자가 다른 상호로 영업하여 소비자의 혼동 가능성이 크다고 보기 어렵고, 손해도 특별한 사정이 없는 한 금전으로 보전할 수 있다고 판단하였다.
따라서 본안판결 전에 시설 사용을 즉시 금지해야 할 보전의 필요성도 충분히 소명되지 않았다고 보았다.
결론
제1심과 원심은 모두 신청을 기각하였지만, 판단한 청구 근거에는 차이가 있다.
제1심은 상표권·디자인권의 귀속과 기존 간판·디자인의 계속 사용에 관한 소명이 부족하다고 판단하였다. 계약상 철거청구로 보더라도 기존 표시물의 계속 사용이 소명되지 않았다고 보았다.
원심은 변경된 부정경쟁행위 주장을 심리하여 시설의 식별력·주지성, 회사의 보호대상 성과와 경제적 이익 침해, 보전의 필요성에 관한 소명이 부족하다고 판단하였다.
재항고기각으로 유지된 것은 이러한 가처분신청 기각 결정이다. 가맹계약 종료 후 시설 사용에 관한 모든 실체적 권리관계가 본안판결로 확정된 사건은 아니다.
실무상 유의점
- 신청 전에 상표권·디자인권의 명의, 가맹계약 당사자, 실제 운영자를 구분하여 청구 근거를 정해야 한다.
- 계약 종료 전 사진만으로 계속 사용을 주장하지 말고, 상호·간판·집기 변경 후의 현황을 확보해야 한다.
- 계약상 철거청구와 등록권리 침해금지청구, 부정경쟁행위금지청구는 각각의 요건에 맞춰 구성해야 한다.
- 인테리어의 영업표지성을 주장하려면 가맹점 수나 수상 실적 외에 소비자의 출처 인식을 보여주는 자료가 필요하다.
- 사용금지 가처분에서는 권리 침해와 별도로 즉시 금지하지 않으면 발생할 구체적인 손해를 소명해야 한다.