해당 판례
부정경쟁행위금지등['뮤지컬 CATS' 제목에 관한 사건]
하급심 및 파기환송심
- 제1심: 서울중앙지방법원 2011. 4. 22. 선고 2010가합99946 판결
- 환송 전 원심: 서울고등법원 2012. 1. 11. 선고 2011나37973 판결
- 파기환송심: 서울고등법원 2015. 4. 2. 선고 2015나5134 판결
제1심은 상품주체 혼동행위에 관한 제2조 제1호 (가)목을 근거로 원고의 청구를 인용하였다. 환송 전 원심은 CATS 표지의 영업표지성을 부정하였으나, 대법원은 그 판단을 파기하였다.
파기환송심은 영업주체 혼동행위에 관한 제2조 제1호 (나)목을 적용하여 제목·광고물 등에 대한 사용금지와 관련 물품의 폐기를 명하였다.
파기환송심이 제1심판결을 취소한 것은 원고의 청구를 배척한 것이 아니라, 선택적으로 주장된 다른 법적 근거에 따라 금지·폐기를 명하기 위한 것이다. 파기환송심의 내용은 홈페이지 게시자가 직접 확인한 판결문을 반영하였다.
관련 판례
- 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결 작품의 제목은 원칙적으로 창작물의 명칭이나 내용을 나타내며, 그 자체가 곧바로 상품이나 영업의 출처표지가 되는 것은 아니라는 법리와 관련된다.
- 대법원 2011. 12. 22. 선고 2011다9822 판결 영업표지의 주지성과 영업주체 혼동 여부의 판단 기준에 관한 판례이다. 혼동에는 동일한 영업주체라는 오인뿐 아니라 자본·조직 등에 밀접한 관계가 있다는 오인도 포함된다.
- 대법원 1997. 2. 5. 자 96마364 결정 부정경쟁행위의 금지·예방을 청구할 수 있는 자에는 표지의 소유자뿐 아니라 사용권자 등 표지 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가진 자도 포함된다는 법리와 관련된다.
관련 법령
대법원과 파기환송심은 법률번호를 붙인 구법 표기 없이 조문을 인용하였다. 홈페이지에서 당시 법률로 연결할 수 있도록, 아래는 파기환송심의 금지·폐기 판단 당시 시행법을 연혁에 따라 특정한 표기이다.
- 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2016. 1. 27. 법률 제13844호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (나)목 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일하거나 유사한 표지를 사용하여 타인의 영업상 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위를 규율한다.
- 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2016. 1. 27. 법률 제13844호로 개정되기 전의 것) 제4조 제1항 부정경쟁행위로 자신의 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자의 금지·예방청구 근거이다.
- 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2016. 1. 27. 법률 제13844호로 개정되기 전의 것) 제4조 제2항 금지·예방청구와 함께 부정경쟁행위를 조성한 물건의 폐기 등 필요한 조치를 청구할 수 있도록 한다.
파기환송심은 원고가 선택적으로 주장한 상품주체 혼동행위·영업주체 혼동행위·식별력 또는 명성 손상행위 중 영업주체 혼동행위를 인정하였다. 성과 무단사용 조항을 적용한 사건은 아니다.
사실관계
- 원고의 독점적 공연권과 표지 사용권
원고 주식회사 설앤컴퍼니는 2003년부터 권리자와 공연라이선스계약을 체결하여 CATS의 국내 독점적 공연권을 부여받았다.
파기환송심은 원고가 공연의 광고·홍보를 위해 CATS 표지를 독점적으로 사용할 권한도 함께 부여받았다고 인정하였다.
원고는 단순히 타인의 작품을 소개하는 사업자가 아니라, 국내에서 해당 뮤지컬을 독점적으로 공연하고 그 표지를 사용하여 영업하는 지위에 있었다.
- 일정한 내용과 수준을 유지한 반복 공연
CATS는 국내에서 저작권자와 정당한 공연 허락을 받은 원고에 의해 영어 또는 한국어로 제작·공연되었다.
각본·악곡·가사·안무·무대미술 등에 대한 저작권자의 엄격한 통제 아래 공연의 내용과 수준이 일정하게 유지되었다.
공연은 서울·수원·대구·부산·대전·광주 등 전국적으로 이루어졌다. 파기환송심은 2014년까지의 추가 자료를 반영하여, 2003년부터 2014년까지 공연 횟수가 1,000회를 넘었다고 인정하였다.
- 관람객과 광고·홍보 실적
파기환송심이 인정한 2003년부터 2014년까지의 총관람객은 1,494,774명이었다.
- 유료관람객: 1,293,851명
- 초대관람객: 200,923명
원고는 텔레비전, 일간지, 잡지뿐 아니라 전광판·지하철·가로등 배너 등 다양한 매체로 공연을 광고하였다.
대법원이 판단 당시 제시한 약 5년간 유료관람객 849,859명보다 조사 기간이 확대된 자료이다. 두 수치는 집계 기간과 관람객 범위가 다르다.
- 피고의 ‘어린이 CATS’ 공연
피고는 CATS 표지에 ‘어린이’를 결합한 제목을 사용하여 뮤지컬을 공연하였다. 파기환송심 당시에도 공연을 계속하고 있었다.
원고는 이러한 제목 사용이 자신의 공연과 혼동을 일으키거나 정식 허락을 받은 공연이라는 인상을 준다고 주장하며, 제목과 광고물 등에 대한 사용금지 및 관련 물품의 폐기를 청구하였다.
첨부 판결문은 작품명을 ‘C’로 익명 처리하고 있다. 이 정리에서는 대법원 판결에서 확인되는 작품명인 CATS로 설명하되, 별지에 익명 처리된 개별 명칭 전체를 임의로 복원하지 않았다.
법리
- 반복 공연을 통해 작품 제목이 영업표지가 될 수 있다
대법원은 뮤지컬 제목이 원칙적으로 작품의 명칭이나 내용을 나타내는 데 그친다고 보았다.
그러나 동일한 제목으로 일정한 내용의 공연이 계속되거나 후속 시리즈가 제작·공연되어, 관객이 제목을 통해 특정인의 제작·공연 영업을 연상하게 되면 영업표지로 기능할 수 있다.
이때 관객이 제작사의 구체적인 상호나 법인명을 알아야 하는 것은 아니다. 일정한 출처의 공연이라는 인식이 형성되면 된다. 대법원 2015. 1. 29. 선고 2012다13507 판결
- 파기환송심은 영업표지성과 국내 주지성을 모두 인정하였다
파기환송심은 대법원의 법리에 따라 다음 사정을 종합하였다.
- 정당한 권리관계 아래 공연이 계속되었다.
- 저작권자의 통제로 공연의 내용과 수준이 유지되었다.
- 전국에서 1,000회 넘게 공연되었다.
- 약 149만 명이 관람하였다.
- 다양한 매체를 통한 광고·홍보가 누적되었다.
이에 CATS 표지가 특정인의 뮤지컬 제작·공연 영업을 나타내는 표지에 해당하고, 그러한 영업표지로서 국내에 널리 인식되었다고 판단하였다.
- ‘어린이’를 덧붙여도 표지의 유사성이 해소되지 않았다
파기환송심은 ‘어린이’라는 부분을 공연의 대상 관람객을 설명하는 표현으로 보았다.
반면 CATS 부분은 강한 식별력을 가지고 있어 수요자의 주의를 끄는 핵심 부분이라고 판단하였다.
따라서 ‘어린이 CATS’는 CATS와 유사한 표지에 해당하였다. 유명 표지 앞에 대상 고객이나 용도를 설명하는 말을 붙였다는 이유만으로 별개의 출처표지가 되는 것은 아니다.
- 정식 사용허락을 받은 공연이라는 오인도 혼동에 포함된다
관객이 두 공연을 완전히 동일한 공연이라고 착각해야만 영업주체 혼동이 성립하는 것은 아니다.
피고 공연이 CATS 권리자로부터 적법한 표지 사용허락을 받았거나, 양측 사이에 자본·조직상 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿는 경우도 포함된다.
파기환송심은 다음 사정을 고려하였다.
- CATS의 주지성과 식별력이 강하였다.
- 피고가 CATS 표지를 그대로 포함한 제목을 사용하였다.
- 양측 모두 뮤지컬 공연업을 하여 고객층이 중복되고 경쟁관계가 있었다.
- 피고의 광고 문구 등에서 CATS의 인지도와 고객흡인력에 편승하려는 의도가 인정되었다.
그 결과 적법한 허락이나 영업상 관련성이 있는 공연이라는 혼동 또는 혼동의 우려를 인정하였다.
- 독점적 공연권자도 자신의 영업상 이익에 기초하여 청구할 수 있다
금지·예방청구권자는 표지의 소유자에 한정되지 않는다.
표지의 사용권자 등 그 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있고, 부정경쟁행위로 그 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자도 청구할 수 있다.
원고는 국내 독점적 공연권과 광고·홍보를 위한 독점적 표지 사용권을 부여받아 장기간 영업해 왔다. 따라서 원고 자신의 명의로 사용금지와 폐기를 청구할 수 있다고 판단하였다.
이는 모든 공연허락을 받은 자에게 자동으로 청구권을 인정한 것이 아니라, 이 사건의 독점적 권한과 실제 영업에 기초한 판단이다.
- 파기환송심은 제목과 광고물 등의 사용금지 및 폐기를 명하였다
피고에게 명한 구체적인 의무는 다음과 같다.
- 별지 기재 명칭 및 이를 포함하는 문자를 뮤지컬 공연물의 제목으로 사용하지 않을 것
- 해당 문자를 간판·현수막·카탈로그·팸플릿·포스터·인터넷홈페이지·블로그·선전광고물·공연티켓·거래서류에 사용하지 않을 것
- 사무소와 영업장에 보관하거나 사용 중인 관련 물품을 폐기할 것
금지·폐기 명령에는 가집행도 허용하였다.
파기환송심의 청구와 주문에는 손해배상이 포함되어 있지 않다. 따라서 이 사건의 결과를 금지·폐기와 손해배상이 모두 인정된 것으로 정리해서는 안 된다.
결론
대법원은 반복 공연과 인지도 축적을 통해 CATS 제목이 영업표지 기능을 취득하였다고 판단하여 원심을 파기하였다.
파기환송심은 나아가 국내 주지성, ‘어린이 CATS’와의 유사성, 정식 허락을 받은 공연이라는 혼동 가능성, 원고의 독자적인 청구권까지 인정하였다. 이에 피고에게 관련 제목·광고 등의 사용금지와 물품 폐기를 명하였다.
제1심의 상품주체 혼동행위 판단을 그대로 유지한 것이 아니라, 영업주체 혼동행위를 근거로 원고의 청구를 인용한 점이 특징이다.
실무상 유의점
- 공연 제목의 보호를 위해서는 반복 공연, 관람객, 광고·홍보와 함께 일정한 출처·품질 관리가 이루어졌다는 자료를 확보해야 한다.
- ‘어린이’, ‘가족’, ‘청소년’ 등 대상 고객을 설명하는 표현을 붙여도 기존 유명 표지와의 유사성이나 혼동이 해소되지 않을 수 있다.
- 라이선스계약에는 공연권뿐 아니라 제목·표지의 사용 범위와 독점성을 명확히 정하는 것이 중요하다.
- 사용금지청구는 공연 제목, 온라인 홍보, 티켓 등 실제 사용 매체를 특정하고, 폐기 대상도 구체화해야 한다.