거래서류에 표시한 상표와 불사용취소

해당 판례

대법원 2023. 5. 18. 선고 2022후10265 판결
[등록취소(상)]

원고: 등록상표의 상표권자
피고: 반얀 라이센싱 엘.엘.씨.(Banyan Licensing L.L.C.), 불사용취소심판 청구인

피고의 상고를 기각하였다. 통상사용권자들이 거래서류와 광고에 등록상표와 거래통념상 동일한 표장을 사용하였으므로 불사용취소사유가 없다고 본 원심판결을 유지하였다.

하급심 및 심판

특허심판원 2021. 8. 2. 자 2020당2900 심결
특허법원 2022. 4. 28. 선고 2021허5259 판결

특허심판원은 취소심판청구일 전 3년 이내에 등록상표가 국내에서 정당하게 사용되었다고 보기 어렵다는 이유로 취소심판 청구를 받아들였다.

특허법원은 매트리스 거래에 사용된 견적서·거래명세서와 온라인·매장 광고 등을 근거로 정당한 사용을 인정하여 심결을 취소하였다.

대법원이 상고를 기각함으로써 심결취소판결이 확정되었다.

사실관계

가. 침대·매트리스 등의 등록상표

원고는 등록번호 제1134224호 상표의 권리자였다. 등록상표는 영문자와 그 한글 음역을 함께 표시한 형태였고, 지정상품에는 침대 및 매트리스, 가구, 베개, 방석, 쿠션 등이 포함되어 있었다.

주식회사 아모스와 지큐브스페이스 주식회사는 이 상표의 통상사용권자였다. 원고는 두 회사의 대표자였고, 두 회사가 통상사용권자라는 점에는 당사자 사이에 다툼이 없었다.

나. 실제 공급거래에서 상표를 표시한 서류 교부

아모스는 거래상대방들과 매트리스 공급계약을 체결하였다. 계약서에는 해당 표장이 붙은 매트리스와 프레임 등을 공급한다는 내용이 기재되어 있었다.

아모스는 공급 과정에서 2018년과 2019년에 견적서와 거래명세서를 작성하여 거래상대방에게 교부하였다. 품목란에는 해당 표장과 함께 ‘매트리스’, ‘퀸 매트리스’, ‘슈퍼싱글 매트리스’ 등의 상품명이 표시되어 있었다.

대법원 판결에 따르면 거래상대방에는 개인사업자와 주식회사 가구스토어가 포함되어 있었다.

다. 온라인 판매와 매장 광고

지큐브스페이스는 온라인 쇼핑사이트에서 매트리스와 침대를 판매하면서 실사용표장을 표시하였다.

또한 매트리스에 관한 연구 내용을 소개한 신문기사를 활용하여 광고 게시물을 만들고, 2020년 2월경 제품 판매·전시 매장의 벽면에 게시하였다. 게시물에는 해당 표장이 크고 굵게 강조되어 있었다.

라. 불사용취소심판 청구

피고는 2020년 9월 21일 ‘방석, 베개, 침구(직물제는 제외), 침대 및 매트리스, 쿠션’에 관한 등록취소심판을 청구하였다.

피고는 등록상표가 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았고, 원고가 제출한 자료도 믿기 어렵거나 출처표시로서의 상표 사용을 보여주지 못한다고 주장하였다.

특허심판원은 이를 받아들였으나, 특허법원은 거래서류와 광고자료 등을 종합하여 정당한 사용을 인정하였다.

법리

가. 상품에 직접 부착하지 않아도 상표의 사용이 될 수 있다

상표의 사용은 상품이나 포장에 상표를 붙이는 행위에 한정되지 않는다.

상품에 관한 광고나 거래서류에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위도 포함된다. 따라서 견적서·거래명세서에 상표를 표시한 경우에도 사용이 인정될 수 있다.

다만 상품과 구체적인 관련 없이 문서에 명칭을 적어 놓은 것만으로 충분한 것은 아니다. 해당 표장이 자기 상품과 타인 상품을 구별하는 출처표시로 사용되어야 한다.

나. 거래상대방에게 교부한 서류도 ‘널리 알리는 행위’에 해당할 수 있다

대법원은 판매업자가 상품의 출처를 식별하기 위하여 거래서류에 상표를 표시하고, 실제 거래 과정에서 일반 공중에 속하는 거래상대방에게 교부하였다면 특별한 사정이 없는 한 상표의 사용에 해당한다고 판단하였다.

그 거래서류를 일반 공중이 인식할 수 있는 상태에 두었다고 볼 수 있기 때문이다.

따라서 반드시 불특정 다수에게 대량 배포하거나 대중매체로 광고해야 하는 것은 아니다. 거래상대방에게 교부된 견적서나 거래명세서도 사용 증거가 될 수 있다. 반면 교부되지 않은 내부 작성 문서까지 이 판결에 따라 당연히 사용으로 인정되는 것은 아니다.

다. 통상사용권자의 사용도 불사용취소를 막을 수 있다

불사용취소 여부는 상표권자 본인이 사용했는지만으로 판단하지 않는다. 전용사용권자나 통상사용권자의 정당한 사용도 고려한다.

이 사건에서는 아모스의 거래서류 교부와 지큐브스페이스의 온라인·매장 광고가 인정되었다. 따라서 원고 개인의 직접 판매행위가 없더라도 통상사용권자들의 사용을 근거로 불사용취소사유를 부정할 수 있었다.

라. 등록상표와 거래통념상 동일한 형태의 사용도 인정된다

불사용취소를 면하기 위한 사용은 등록상표와 동일성 범위에 있는 상표의 사용이어야 한다. 단순히 유사한 상표를 사용한 것만으로는 부족하다.

다만 등록된 모습과 완전히 같은 형태로만 사용해야 하는 것은 아니다. 거래통념상 식별표지로서 동일성을 해치지 않는 변형은 허용된다.

이 사건에서는 영문과 한글의 배치, 대·소문자, 괄호 사용 등에 차이가 있었지만 동일성이 인정되었다. 영문과 그 한글 음역 중 한 부분만 사용한 형태도 결합에 따른 새로운 관념이 없고 동일하게 호칭되는 등의 사정을 고려하여 인정되었다.

마. 품질 설명인지 출처표시인지는 사용방식 전체를 살핀다

피고는 실사용표장이 상품의 출처를 표시하기 위한 상표로 사용된 것이 아니라고 다투었다.

원심은 공급거래에서 지속적으로 표장과 ‘매트리스’를 결합하여 품목명을 표시한 점, 온라인 판매와 매장 광고에 표장을 사용한 점, 게시물 중앙에 크고 굵게 강조한 점 등을 고려하였다.

이러한 사용방식은 일반적인 매트리스나 부품인 스프링을 지칭하기 위한 것이 아니라, 통상사용권자가 판매하는 상품을 다른 상품과 구별하기 위한 것이었다고 판단하였다.

바. 3년 동안 계속 사용해야 한다는 뜻은 아니다

불사용취소사유는 ‘계속하여 3년 이상 사용하지 않은 경우’이다. 이를 면하기 위해 반드시 3년 내내 지속적으로 사용했음을 증명해야 하는 것은 아니다.

이 사건의 핵심은 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당한 사용이 있었다는 점이다. 원심은 그 기간에 이루어진 실제 매트리스 거래와 광고를 근거로 판단하였고, 대법원도 이를 유지하였다.

결론

실제 상품거래 과정에서 견적서·거래명세서에 출처표시로 상표를 기재하여 거래상대방에게 교부한 행위는 상표의 사용에 해당할 수 있다.

이 사건에서는 통상사용권자의 거래서류 교부와 광고 사용이 인정되었고, 실사용표장도 등록상표와 거래통념상 동일하였다. 대법원은 불사용취소사유를 부정하여 등록취소 심결을 취소한 원심판결을 유지하였다.

실무상 유의점

견적서·거래명세서뿐 아니라 실제 교부와 거래를 확인할 이메일, 납품·대금결제 자료도 함께 보존한다.
개인 명의의 상표를 회사가 사용한다면 사용권 관계와 실제 사용주체를 명확히 한다.
등록상표의 일부만 사용하거나 배치를 바꾸는 경우 거래통념상 동일성이 유지되는지 확인한다.
광고의 내용뿐 아니라 게시일, 게시장소, 판매상품과의 연결을 입증할 자료를 확보한다.
불사용취소심판에서는 청구일 전 3년 이내의 정당한 사용을 중심으로 증거를 정리한다.