해당 판례
도메인 이름 이전·사용금지권리 부존재 확인
하급심
- 대구지방법원 2010. 8. 17. 선고 2009가합11550 판결
- 대구고법 2011. 6. 10. 선고 2010나6759 판결
제1심은 도메인 등록자인 원고의 권리 부존재 확인청구를 기각하였다. 원심은 제1심판결을 인용하여 항소를 기각하였고, 대법원도 상고를 기각하였다.
관련 판례
- 대법원 2008. 2. 1. 선고 2004다72457 판결 UDRP는 도메인 등록에 관한 의무적 행정절차를 규율한다. 특별한 사정이 없는 한 그 절차 밖에서 등록인과 제3자의 실체적 권리관계를 구속하지 않으므로, 법원은 적용 가능한 법률에 따라 판단해야 한다. 제1심이 인용하였다.
- 대법원 2013. 4. 26. 선고 2011다64836 판결 도메인의 부정한 등록·보유·사용 목적은 표지와의 유사성, 웹사이트 운영 실태, 영업상 관련성, 고객 유인 가능성 등을 종합하여 판단한다. 대법원이 직접 인용하였다.
관련 법령
- 인터넷주소자원에 관한 법률 제12조 제1항 정당한 권원자의 도메인 등록을 방해하거나 부당한 이득을 얻는 등 부정한 목적으로 도메인이름을 등록·보유 또는 사용하는 것을 금지한다.
- 인터넷주소자원에 관한 법률 제12조 제2항 정당한 권원이 있는 자에게 등록말소 또는 등록이전청구권을 인정한다.
- 인터넷주소자원에 관한 법률 제4조 대한민국에서 등록·보유 또는 사용되는 도메인이름 등 인터넷주소자원을 적용대상으로 한다.
- 구 인터넷주소자원에 관한 법률(2009. 6. 9. 법률 제9782호로 개정되기 전의 것) 제4조 종전에는 대한민국의 국가코드에 따르는 도메인이름 등으로 적용범위를 정하였다. 대법원이 개정 연혁을 비교하기 위해 인용한 조항이며, 위 구법 표기는 판결문과 동일하다.
- 인터넷주소자원에 관한 법률 부칙(2009. 6. 9. 법률 제9782호) 제2항 시행 당시 등록된 인터넷주소를 개정법에 따라 등록된 것으로 보는 경과조치이다. 제1심은 기존 도메인에 개정법을 적용하는 근거로 들었다.
제1심의 국제사법 판단에서는 다음 조항도 검토되었다. 아래 괄호는 현행법과 구별하기 위해 보완한 연혁 표기이다.
- 구 국제사법(2022. 1. 4. 법률 제18670호로 전부개정되기 전의 것) 제24조: 지적재산권 보호의 준거법
- 구 국제사법(2022. 1. 4. 법률 제18670호로 전부개정되기 전의 것) 제10조: 외국법 적용 결과가 국내 공서에 반하는 경우의 적용 배제
사실관계
- NCA의 선행 사용과 상표등록
NCA(National Cheerleaders Association)는 1948년경 설립되어 치어리딩 캠프와 경연대회를 운영하고, 치어리딩 의상·용품을 제작·판매하였다.
1952년경부터 NCA 표지를 사용하였고, 1997년 2월 11일 미국에서, 2002년 10월 15일 유럽에서 상표등록이 이루어졌다.
따라서 원고의 도메인 등록 전부터 NCA 표지가 장기간 사용되었고 미국 상표등록도 존재하였다.
- 피고의 권리 승계
피고 벌서티 스피릿 코퍼레이션은 치어리딩 교육과 의류·용품 사업을 영위하였다.
2008년경 NCA의 모기업인 내셔널 스피릿 그룹과의 합병으로 NCA 상표권 등을 승계하였고, 같은 해 7월 21일 미국 상표권이 피고 명의로 양도등록되었다.
- 원고의 도메인 등록과 사용
대한민국 국민인 원고는 2000년 5월 10일 국내 등록기관인 주식회사 사이덴티티에 ‘nca.com’을 등록하였다.
원고는 해당 웹사이트에 ‘NCA Cheerleading’, ‘Cheerleading Music’, ‘Cheerleading Outfits’, ‘Cheerleading Shoes’ 등 치어리딩 관련 검색어를 게시하였다.
또한 피고와 경쟁하는 치어리딩 의류·용품 판매업체의 웹사이트와 성인용품 등 제3자의 서비스 사이트로 연결되는 링크를 설정하였다.
- UDRP에 따른 이전결정
피고는 2008년 8월 12일 National Arbitration Forum에 UDRP에 따른 도메인 이전을 신청하였다.
해당 기관은 같은 해 10월 13일 도메인의 핵심 부분이 NCA 상표와 동일하고, 원고가 상표의 가치에 편승하여 이용자를 경쟁업체 사이트 등으로 유인하려는 부정한 목적을 가진다고 보아 도메인 이전을 결정하였다.
- 국내 법원에 제기된 권리 부존재 확인소송
원고는 위 결정에 불복하여 국내 법원에 피고의 등록이전·사용금지청구권이 존재하지 않는다는 확인을 구하였다.
원고는 장래 도메인 사업을 위해 등록하였고 검색 경로를 제공해 왔으므로 정당한 이익이 있으며, NCA가 국내에 널리 알려지지 않았으므로 피고에게 정당한 권원이 없다고 주장하였다.
피고는 UDRP, 미국 반사이버스쿼팅 소비자보호법(ACPA), 한국 인터넷주소자원에 관한 법률을 각각 자신의 권리 근거로 주장하였다. 제1심은 한국 인터넷주소자원에 관한 법률에 따른 청구권을 인정하였다. 대구지방법원 2010. 8. 17. 선고 2009가합11550 판결
법리
- 정당한 권원에는 밀접한 관련성과 충분한 보호 필요성이 요구된다
대법원은 도메인과 동일하거나 유사한 표지를 가지고 있다는 사실만으로 정당한 권원이 인정되는 것은 아니라고 보았다.
도메인 등록 전부터 국내 또는 국외에서 해당 표지를 등록하거나 상당 기간 사용해 온 사정 등을 통해 도메인과 밀접한 연관관계가 형성되어 있어야 한다.
아울러 대가 없이 도메인을 말소시키거나 이전받는 것이 합당하다고 볼 만큼 직접적인 관련성과 충분한 보호 필요성이 있어야 한다.
- 국내 주지성은 필수요건이 아니다
인터넷주소자원에 관한 법률 제12조는 정당한 권원자의 표지가 반드시 국내에 널리 알려져 있을 것을 요구하지 않는다.
대법원은 법의 목적과 인터넷 도메인의 속성, 2009년 개정으로 적용범위가 확대된 점을 근거로 들었다. 국내에 널리 인식된 표지를 전제로 하는 부정경쟁방지법의 도메인 규정과도 구별하였다.
따라서 국내 인지도가 낮은 해외 표지라도 선행 등록·사용과 보호 필요성이 인정되면 도메인에 관한 정당한 권원의 기초가 될 수 있다.
- 해외 등록·사용은 한국법상 권원을 판단하는 자료가 된다
이 판결은 해외 상표권의 효력이 당연히 대한민국에 미친다고 판단한 것이 아니다.
해외에서 이루어진 선행 표지 사용과 상표등록을 한국 인터넷주소자원에 관한 법률상 정당한 권원의 판단자료로 고려한 것이다.
이 사건에서는 NCA의 장기간 사용, 미국의 선행 상표등록, 피고의 권리 승계가 정당한 권원을 뒷받침하였다.
- 등록자의 부정한 목적은 별도로 인정되어야 한다
정당한 권원자가 있다는 사실만으로 다른 사람의 도메인 등록이 곧바로 위법해지는 것은 아니다.
대법원은 다음 사정을 종합하여 부정한 목적을 판단하도록 하였다.
- 대상표지의 인식도와 창작성
- 도메인과 표지의 동일·유사성
- 등록자가 해당 표지를 알고 있었는지
- 도메인 판매·대여를 통한 이익 취득 전력
- 웹사이트의 실질적인 운영 내용
- 상품·서비스 사이의 경제적 관련성
- 표지의 신용과 고객흡인력에 따른 이용자 유인 가능성
국내 주지성이 필수요건이 아니라는 것이 표지의 인식도를 전혀 고려하지 않는다는 의미는 아니다.
- 치어리딩 검색어와 경쟁업체 링크가 부정한 목적을 뒷받침하였다
원고는 단순히 세 글자의 영문 약자를 등록한 데 그치지 않았다. NCA와 직접 관련된 치어리딩 검색어를 게시하고 경쟁업체 사이트로 연결하였다.
법원은 이러한 사정에 비추어 원고가 NCA 표지를 알고 도메인을 선점하여, 정당한 권원자의 등록을 방해하거나 부당한 이득을 얻으려 했다고 판단하였다.
대법원은 이 판단을 수긍하였다. 대법원 2013. 9. 12. 선고 2011다57661 판결
- UDRP 결정 이후의 국내 소송은 적용 법률에 따라 판단한다
제1심은 UDRP를 도메인 등록에 관한 행정절차를 규율하는 정책으로 보았다.
따라서 특별한 사정이 없는 한 국내 소송에서 UDRP 결정이 정당한지를 심사하는 것만으로 결론을 내리지 않고, 적용 가능한 법률에 따라 실체적인 청구권의 존부를 판단해야 한다.
이 사건에서도 한국 인터넷주소자원에 관한 법률이 피고의 권리를 인정하는 직접적인 근거가 되었다.
- 미국법 적용에 관한 제1심 판단과 대법원의 판시 범위는 구별된다
제1심은 미국 상표권에 기초한 ACPA 적용을 검토하였으나, 국내 도메인의 이전·사용금지를 인정하는 결과가 상표권의 속지주의와 국내 공서에 반한다고 보아 적용을 배제하였다.
다만 대법원은 이 국제사법적 논증을 별도로 설시하지 않았다. 대법원이 직접 판단한 핵심은 한국 인터넷주소자원에 관한 법률상 정당한 권원에 국내 주지성이 필요한지와 원고의 부정한 목적 인정 여부이다.
결론
대법원은 NCA 표지가 국내에 널리 알려지지 않았다는 사정만으로 피고의 정당한 권원을 부정할 수 없다고 판단하였다.
선행 사용·등록과 권리 승계, 원고 웹사이트의 검색어·경쟁업체 링크 등을 근거로 피고의 정당한 권원과 원고의 부정한 목적을 인정한 원심을 유지하였다.
이에 원고의 권리 부존재 확인청구를 기각한 판결이 확정되었다. 판결 주문 자체가 도메인 등록이전의 이행을 직접 명한 것은 아니다.
실무상 유의점
- 해외 표지의 국내 인지도가 낮더라도 도메인에 대한 보호 가능성을 별도로 검토해야 한다.
- 선행 사용·등록뿐 아니라 합병·양도에 따른 권리 승계 자료까지 확보해야 한다.
- 도메인 분쟁에서는 명칭의 일치 외에 검색어·광고·링크·포워딩 등 실제 사용 내용을 입증하는 것이 중요하다.
- UDRP 절차, 외국 상표법상 청구, 한국 인터넷주소자원법상 청구를 구분하여 법적 근거를 구성해야 한다.