계약상 기술사용금지의무와 소송물

실무적 유의점

1. 계약상 금지의무 위반과 법정 침해행위는 별개의 소송물이다. 둘 다 주장하려면 처음부터 선택적 병합으로 명시해야 한다. 법원이 선해해 주기를 기대할 수 없고, 선해받더라도 상고심에서 처분권주의 위반으로 깨진다.
2. 항변에 대한 반박으로 어떤 법적 개념을 언급하는 것과, 그것을 청구원인으로 삼는 것은 완전히 다르다. 이 사건 원고는 "선행판결의 효력이 영업비밀에 한정된다"는 피고 항변을 반박하기 위해 영업비밀성을 주장했을 뿐인데, 법원이 이를 청구원인 추가로 읽었다. 반박임을 서면에 명시하는 것이 안전하다.
3. 청구원인을 명확히 하는 보충서면을 제출하라. 환송 후 원고는 2020. 8. 18.자 청구원인 보충신청서로 "채무불이행책임이지 불법행위책임이 아니다"라고 명시했고, 종전의 부정경쟁방지법 관련 참고서면을 부진술했다. 이 정리 작업이 환송심 승소의 전제였다.
4. 선해가 항상 유리한 것은 아니다. 법원이 주장하지 않은 청구원인을 추가하면, 그 요건사실에 대한 증명 기회 없이 증명책임의 불이익만 지게 된다. 대법원이 "증명 부족을 피고의 책임이라고 하는 것은 부당하다"고 한 대목이다.

5. 계약상 사용금지의무는 법정 권리의 존속기간에 연동되지 않는다. 이것이 이 사건의 가장 실용적인 교훈이다. 특허가 만료되고 영업비밀성이 소멸해도, 계약으로 약정한 금지의무는 그대로 존속한다. 기술을 제공하는 쪽에서는 계약상 사후 사용금지 조항이 특허·영업비밀보다 강력한 무기가 될 수 있다.
6. 기술을 제공받는 쪽은 사후 사용금지 조항의 기간과 범위를 반드시 협상하라. 이 사건 피고는 "공지기술은 제외된다", "시간 경과로 범위가 축소된다"는 해석론을 폈으나 모두 배척되었다. 계약서에 명시하지 않으면 그런 제한은 인정되지 않는다. 실무상 넣어야 할 문언은 ⓐ 금지기간의 상한, ⓑ 공지된 기술은 대상에서 제외한다는 명시, ⓒ 독자 개발 기술에 대한 예외다.
7. 금지 대상 기술은 반드시 특정하라. 이 사건 선행 제1심은 금지청구를 청구취지 불특정으로 각하했고, 항소심에서 별지로 특정한 뒤에야 인용되었다. 다만 특정 방식에 주의해야 한다. 원고는 부득이 특허·실용신안 공보를 기준으로 16개 항목으로 특정했는데, 환송 후 원심은 실제 제공 기술이 이에 한정되지 않음을 인정하면서도 침해 인정 범위는 6개 항목으로 좁혔다. 특정이 좁으면 보호 범위도 좁아진다.
8. 손해배상액 예정 조항은 반복 적용 가능함을 명시하라. 이 사건 조항은 "계약 위반 시 계약 파기와 동시에 150,000,000엔 지급"으로 되어 있어 1회성으로 해석되었다. 계속적·반복적 위반을 예상한다면 "위반행위마다", "각 위반행위에 대하여"라는 문언을 넣어야 한다.
9. 예정액이 과다하면 감액된다는 점도 염두에 두라. 선행판결에서 150,000,000엔 예정액이 5억 원으로 감액되었고, 그 감액 전력 자체가 후행 소송에서 1회성 해석의 근거가 되었다.

10. 부작위채권의 소멸시효는 위반행위 시부터 진행한다(민법 제166조 제2항). 확정판결로 인정된 금지청구권이라도 판결 확정일이나 변론종결일이 기산점이 아니다. 계속적 위반이 있는 한 시효 항변은 사실상 봉쇄된다.
11. 확정판결에 기한 권리행사에 대한 권리남용 항변은 문턱이 높다. 원심은 "재심의 소에 의하여 취소를 구하는 것이 원칙적 방법"이라는 점을 들어 "쉽게 인정해서는 안 된다"고 판시했다. 사정변경을 주장하려면 제3자가 실제로 같은 기술을 사용하고 있음을 명백히 입증해야 하는데, 이 사건 피고는 카탈로그상 유사 외양만 제시해 배척되었다.
12. 위반의 반복성은 권리남용 항변을 무력화한다. 약정 1년 6개월 만의 위반, 소송 중의 계속 위반이 모두 불리하게 작용했다.
13. 손해액 산정에서 정률 주장은 근거가 약하면 배척된다. 원고의 15%(계약상 실시료)도, 피고의 원가비율(12.9~18.69%)도 모두 배척되고 제202조의2에 따른 재량 산정으로 갔다. 정률을 관철하려면 ⓐ 당해 시점의 통상 실시료 자료, ⓑ 기여율 감정, ⓒ 침해 부분이 필수적 구성인지에 관한 기술적 소명이 필요하다.
14. 제202조의2 재량 산정에서는 침해의 악성이 크게 작용한다. 이 사건에서 원심이 든 사정 중 절반 가까이가 피고의 반복적·고의적 위반 태양이었다. 반대로 피고 측은 권리자가 제공하지 않은 부분(전기조작반·제어장치)을 지적해 감액 요소를 만들어냈다.
15. 채무불이행 손해배상의 지연손해금 기산점은 이행청구 시다. 각 침해행위일이 아니다(97다7868). 이 사건에서는 청구취지 변경신청서 송달 다음날이 기산점이 되어, 2005년부터의 침해임에도 지연손해금은 2021년부터만 인정되었다. 조기에 명확한 이행청구를 해 두는 것이 중요하다.
16. 청구 확장은 환송심에서도 가능하다. 원고는 환송심에서 종전에 청구하지 않았던 판매분으로 청구를 확장하고 손해배상예정액 청구를 추가했다. 다만 확장한 예정액 청구는 배척되었고 소송비용 30% 부담으로 이어졌다.

17. 기계 제품의 영업비밀성 주장에는 역설계 가능성이라는 벽이 있다. 대법원이 지적했듯 분해·재조립이 가능한 공작기계는 형상 정보가 쉽게 파악된다. 영업비밀로 보호받으려면 공차·재질·열처리·경도·감합 정밀도 등 형상만으로 알 수 없는 정보에 초점을 맞추고, 역설계에 드는 기간과 난이도를 구체적으로 입증해야 한다.
18. 구매자와의 비밀유지약정이 비밀관리성의 출발점이다. 대법원은 "구매자들과 비밀유지약정을 체결하는 등 어떠한 조치를 취했음을 알 수 있는 자료가 없다"고 지적했다. 70여 개 업체에 수출한 제품이라면 더욱 그렇다.
19. 금지청구와 손해배상청구에 적용되는 조문의 버전이 다르다. 손해배상은 침해행위 시 법, 금지청구는 변론종결 시 시행 중인 법이다. 비밀관리성 요건이 완화되어 온 만큼, 금지청구 쪽이 유리한 기준을 적용받는다.
20. 영업비밀 침해금지는 보호기간 내에서만 가능하다. "금지기간이 지났다거나 언제까지라고 합리적으로 단정할 수 없다"는 식의 판시는 심리미진으로 파기된다. 보호기간의 종기를 적극적으로 특정해야 한다. 이 점이 계약상 금지의무와의 결정적 차이다.

21. 세 판결의 역할을 구분하라. 법리의 출처는 대법원 2015다49422(공보 게재)이고, 계약상 금지의무의 범위와 손해액 산정에 관한 실질적 판단은 환송 후 서울고등법원 2020나12068에 있으며, 대법원 2021다22343은 심리불속행 기각으로 법리 판시가 없다. 확정 사실만 부기하면 된다.
22. 선행판결과 이 사건 판결을 혼동하지 말라. 선행판결은 서울고등법원 2002. 9. 25. 선고 2001나40024 판결(대법원 2002다59658로 확정)이고, 이 사건은 그 선행판결의 의무 위반을 원인으로 한 별소다. 22년에 걸쳐 판결이 다섯 개 이상 나온 사건이므로 인용 시 사건번호를 정확히 특정해야 한다.
23. 구법 표기 — 영업비밀 정의규정은 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2015. 1. 28. 법률 제13081호로 개정되기 전의 것) 제2조 제2호다. 대법원이 금지청구와 손해배상청구에 서로 다른 시점의 법을 적용한다고 판시했으므로, 인용할 때 어느 청구에 관한 것인지를 함께 밝혀야 정확하다.