해당 판결
1. 제1심
서울중앙지방법원 2010. 5. 20. 선고 2009가합100178 판결
제1심은 피고가 자신의 특허권 지분에 관한 처분권을 C회사에 위임했다고 인정하기 부족하다고 보아 원고의 청구를 모두 기각하였다.
제1심판결은 국가법령정보센터에 독립된 판례 페이지로 수록되어 있지 않다.
2. 환송 전 항소심
서울고등법원 2011. 6. 30. 선고 2010나62439 판결
환송 전 항소심은 피고가 특허공유계약으로 연구성과물의 처분권을 C회사에 위임하였고, C회사가 개발양도계약으로 그 권리를 원고에게 양도하였다고 판단하였다.
이에 피고에게 등록된 특허권 지분을 원고 앞으로 이전하고, 출원 중인 특허의 출원인 명의를 원고로 변경하도록 명하였다.
환송 전 항소심판결은 국가법령정보센터에 독립된 판례 페이지로 연결되어 있지 않다.
3. 대법원 파기환송판결
대법원은 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분도 묵시적 합의에 따라 양도할 수 있다고 판시하였다.
피고가 2005년 특허공유계약 전에 이미 묵시적 양도계약으로 일부 지분을 취득했다면, 공유계약의 처분권 위임조항이 그 기존 지분에까지 미치는지를 별도로 심리해야 한다고 판단하여 원심판결을 파기환송하였다.
4. 파기환송심
서울고등법원 2013. 8. 22. 선고 2013나3172 판결
파기환송심에서 원고는 종전의 직접적인 이전등록청구를 C회사를 대위한 부당이득반환청구로 교환적으로 변경하였다.
그러나 C회사가 별개의 선행소송에서 동일한 이전등록청구에 관한 본안판결을 받은 후 그 청구를 교환적으로 변경하여 취하한 전력이 있었다.
파기환송심은 C회사에 적용되는 재소금지의 효력이 C회사의 권리를 대위 행사하는 원고에게도 미친다고 판단하여 변경된 소를 각하하였다.
파기환송심판결은 국가법령정보센터에 독립된 판례 페이지로 연결되어 있지 않다.
관련판례
1. 이사와 회사 사이 자기거래의 규제 목적
대법원 1973. 10. 31. 선고 73다954 판결은 이사와 회사 사이의 자기거래에 이사회 승인을 요구하는 목적은 이사가 자신의 지위를 이용하여 사익을 도모하고 회사와 주주에게 손해를 입히는 것을 방지하기 위한 것이라고 판시하였다.
2. 이해충돌의 우려가 없는 거래
대법원 2010. 3. 11. 선고 2007다71271 판결은 이사와 회사 사이의 거래라도 양자의 이해가 상반되지 않고 회사에 불이익을 줄 우려가 없다면 상법 제398조에 따른 이사회 승인이 필요하지 않다고 판시하였다.
3. 본안판결 후 청구의 교환적 변경
대법원 1987. 6. 9. 선고 86다카2600 판결은 소의 교환적 변경은 새로운 청구를 추가하면서 종전 청구를 취하하는 것이라고 판시하였다.
따라서 제1심에서 본안판결을 받은 후 항소심에서 종전 청구를 교환적으로 변경하면 본안판결 후 소를 취하한 것이 되고, 동일한 소를 다시 제기하면 재소금지에 위반한다.
관련법령
1. 구 상법 제398조
이 사건 특허공유계약이 체결된 2005년 당시 적용되는 규정은 구 상법(2011. 4. 14. 법률 제10600호로 개정되기 전의 것) 제398조이다.
상법 제398조는 이사와 회사 사이의 자기거래를 규율한다.
구 상법 제398조는 이사가 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래하려면 이사회의 승인을 받도록 규정하였다.
2. 특허법 제37조 제1항
특허법 제37조는 특허를 받을 수 있는 권리의 이전을 규율한다.
특허를 받을 수 있는 권리는 양도 가능한 재산권이므로 그 전부 또는 일부 지분을 명시적 계약뿐 아니라 묵시적 합의로도 이전할 수 있다.
3. 민법 제404조
민법 제404조는 채권자가 자기 채권을 보전하기 위하여 채무자의 권리를 행사할 수 있도록 채권자대위권을 규정한다.
4. 민사소송법 제267조 제2항
민사소송법 제267조 제2항은 본안에 관한 종국판결이 있은 후 소를 취하한 사람은 같은 소를 다시 제기하지 못한다고 규정한다.
사건의 기본 구조
이 사건에는 네 명의 핵심 당사자가 등장한다.
1. C회사
C회사는 항암제 연구자금을 부담하고 진정한 발명자 측으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 국내 제약회사이다.
2. 피고 개인
피고는 항암제 개발사업을 C회사에 연결하고 연구개발 과정에 관여한 개인이다.
피고는 2001년 3월부터 2004년 3월까지 C회사의 감사로, 2004년 3월부터 2006년 3월까지 C회사의 이사로 재직하였다.
피고는 C회사 및 대표이사 E와 함께 공동출원인으로 등재되었고, 특허가 등록된 후 특허권 공유자가 되었다.
3. E
E는 C회사의 대표이사였고, 피고 및 C회사와 함께 공동출원인으로 등재되었다.
다만 E가 항암제 관련 연구를 직접 수행한 것은 아니었다.
4. 원고
원고는 C회사와 개발양도계약을 체결하고 항암제 연구성과에 관한 모든 권리를 양수했다고 주장한 외국법인이다.
원고는 자신이 피고 명의의 특허지분까지 양수하였다고 주장하면서 피고를 상대로 이전등록을 청구하였다.
사실관계
1. C회사의 권리취득
C회사는 2001년 2월 25일 피고의 소개로 네덜란드 연구자 L가 대표하는 N회사와 비소화합물을 이용한 항암제 공동개발계약을 체결하였다.
공동개발계약에 따라 C회사는 연구자금을 부담하고, 연구 과정에서 발생하는 발견과 특허를 받을 수 있는 권리는 원칙적으로 C회사에 귀속시키기로 하였다.
따라서 발명은 네덜란드 연구자 L가 완성하였지만, 특허를 받을 수 있는 권리는 계약에 따라 C회사가 승계하는 구조였다.
2. 피고가 공동출원인이 된 경위
C회사, 피고 및 E는 L의 연구성과를 기초로 피고와 E를 공동발명자로 표시하고 세 사람을 공동출원인으로 하여 특허를 출원하였다.
후속 출원도 같은 방식으로 이루어졌고, 그 특허출원은 심사를 거쳐 이 사건 특허로 등록되었다.
그 결과 피고는 특허등록부상 공동특허권자가 되었다.
그러나 피고가 특허발명의 기술적 사상을 직접 창작한 진정한 발명자인지는 별개의 문제였다. 대법원은 피고가 진정한 발명자가 아니더라도 C회사가 피고의 사업상 기여를 고려하여 특허를 받을 수 있는 권리의 일부를 피고에게 양도했을 가능성에 주목하였다.
3. 묵시적 지분양도 가능성
특허를 받을 수 있는 권리는 원래 진정한 발명자에게 귀속되지만 양도 가능한 재산권이다.
따라서 발명자로부터 그 권리를 승계한 C회사는 권리 중 일부 지분을 피고에게 다시 양도할 수 있다.
C회사가 피고를 공동출원인으로 포함했다면, 별도의 명시적인 양도계약서가 없더라도 다음과 같은 묵시적 합의가 있었을 가능성이 있다.
피고가 항암제 개발사업을 연결하고 권리취득 과정에 기여한 데 대한 대가로 C회사가 특허를 받을 수 있는 권리 중 일부 지분을 피고에게 이전하고, 장차 등록될 특허권을 공동으로 소유하기로 한 합의
대법원은 이러한 묵시적 지분양도가 실제로 있었는지를 원심이 심리했어야 한다고 판단하였다.
4. 2005년 특허공유계약
C회사, 피고 및 E는 2005년 5월 16일 항암제 연구성과의 귀속과 처분에 관한 특허공유계약을 체결하였다.
주요 내용은 다음과 같았다.
- C회사는 항암제의 완제품 개발비용을 부담하고 상용화를 담당한다.
- 피고와 E는 연구개발을 담당한다.
- 연구성과물은 C회사·피고·E가 공동으로 소유한다.
- 지식재산권은 세 당사자 명의로 공동출원한다.
- 어느 당사자도 다른 당사자의 사전 서면동의 없이 연구성과물을 단독으로 사용할 수 없다.
- 피고와 E는 연구성과물을 제3자에게 실시허락하거나 처분할 권한을 C회사에 위임한다.
당시 피고는 C회사의 이사였으므로, C회사가 연구성과의 일부 지분을 피고에게 부여하는 공유계약은 이사와 회사 사이의 자기거래에 해당하였다.
5. C회사와 원고의 개발양도계약
C회사는 2005년 12월 15일 원고와 개발양도계약을 체결하였다.
원고는 C회사에 로열티를 지급하고, C회사로부터 항암제 연구성과에 관한 모든 권리를 양수하기로 하였다. 원고는 이를 토대로 각국에서 임상시험과 개량발명 연구를 추진하기로 하였다.
원고는 피고가 공유계약을 통하여 자신의 특허지분에 관한 처분권을 C회사에 위임했으므로, C회사가 원고에게 피고 지분까지 유효하게 양도했다고 주장하였다.
원고가 피고를 상대로 소송을 제기한 이유
피고는 이 사건 특허의 공동출원인이었고, 특허등록 후에는 특허권 지분의 등록명의자였다.
C회사와 원고가 개발양도계약을 체결했다는 사실만으로 특허등록부상 피고의 명의가 자동으로 원고 명의로 변경되는 것은 아니다.
원고가 특허권 전부를 취득하려면 피고 명의의 지분까지 이전등록을 받아야 했다. 피고가 이전등록에 협조하지 않자 원고가 피고를 상대로 소송을 제기하였다.
원고의 최초 주장은 다음과 같았다.
피고는 공유계약으로 자신의 특허지분 처분권을 C회사에 위임하였고, C회사는 개발양도계약으로 그 지분을 원고에게 양도하였다. 따라서 피고는 원고 앞으로 특허권 지분을 이전등록해야 한다.
핵심쟁점
이 사건의 핵심쟁점은 다음과 같다.
첫째, 진정한 발명자가 아닌 피고가 C회사로부터 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 묵시적으로 양수할 수 있는지 여부이다.
둘째, 피고가 2005년 특허공유계약 전에 이미 묵시적 양도계약으로 특허지분을 취득했는지 여부이다.
셋째, 공유계약의 처분권 위임조항이 피고가 이미 취득한 기존 특허지분에까지 적용되는지 여부이다.
넷째, 이사회 승인 없는 자기거래의 무효를 거래 상대방인 이사 피고가 스스로 주장할 수 있는지 여부이다.
다섯째, 파기환송심에서 원고가 변경한 채권자대위청구가 재소금지에 위반하는지 여부이다.
대법원 판단
1. 이사는 자기거래의 무효를 스스로 주장할 수 없음
2005년 특허공유계약은 C회사의 연구성과에 관한 지분을 이사인 피고에게 부여하는 내용이므로 자기거래에 해당하였다.
그러나 상법 제398조는 회사와 주주를 보호하기 위한 규정이다. 따라서 이사회 승인 없는 자기거래의 무효는 원칙적으로 회사가 주장할 수 있고, 그 거래의 상대방인 이사가 자신의 이익을 위하여 스스로 무효를 주장할 수는 없다.
대법원은 피고가 공유계약에 이사회 승인이 없었다는 이유로 C회사나 원고를 상대로 공유계약의 무효를 주장하는 것은 허용되지 않는다고 판단하였다.
2. 특허를 받을 수 있는 권리는 묵시적으로도 양도 가능
특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 진정한 발명자에게 원시적으로 귀속된다.
그러나 양도 가능한 재산권이므로 그 전부 또는 일부 지분을 다른 사람에게 이전할 수 있다. 양도계약은 반드시 명시적인 서면으로 체결할 필요가 없고 당사자의 행위와 제반 사정에 따른 묵시적 합의로도 성립할 수 있다.
따라서 피고가 진정한 발명자가 아니더라도 C회사가 피고를 공동출원인으로 포함한 것은 특허를 받을 수 있는 권리의 일부를 피고에게 묵시적으로 양도한 결과일 수 있다.
3. 기존 지분과 공유계약상 지분의 구별
피고는 2005년 공유계약 체결 전부터 공동출원인으로 등재되어 있었다.
따라서 피고가 공유계약에 따라 처음 특허지분을 취득한 것이 아니라, 특허출원 당시 C회사와의 묵시적 양도계약으로 이미 지분을 취득했을 가능성이 있었다.
그 경우 피고의 기존 특허지분과 공유계약에 따라 취득한 연구성과 지분은 권리취득의 근거가 서로 다르다.
4. 처분권 위임 범위의 증명
피고가 공유계약의 무효를 주장할 수 없다고 하더라도, 피고의 기존 특허지분까지 C회사에 처분권이 위임되었다고 당연히 볼 수는 없다.
공유계약상 처분권 위임은 공유계약에 따라 피고에게 연구성과 지분을 인정하는 것을 전제로 한 것일 수 있다. 따라서 그 이전에 피고가 독립적으로 취득한 기존 특허지분까지 위임 대상에 포함되는지는 별도로 계약을 해석해야 한다.
C회사가 피고의 기존 지분까지 처분할 권한을 보유했다는 사실은 그 권한에 기초하여 권리를 양수했다고 주장하는 원고가 증명해야 한다.
대법원은 이 점에 대한 심리가 부족하다고 보아 원심판결을 파기환송하였다.
파기환송심의 판단
1. 원고의 청구변경
파기환송심에서 원고는 피고에게 특허지분을 원고 앞으로 직접 이전하라는 종전 청구를 교환적으로 변경하였다.
변경된 청구의 구조는 다음과 같았다.
- 피고는 진정한 발명자도 적법한 권리승계인도 아니다.
- 따라서 피고 명의의 특허지분은 법률상 원인 없는 부당이득이다.
- C회사는 피고에게 해당 지분을 C회사 앞으로 반환하라고 청구할 수 있다.
- 원고는 개발양도계약에 따른 C회사의 채권자이다.
- 원고는 C회사에 대한 채권을 보전하기 위하여 C회사를 대위해 피고에게 지분반환을 청구한다.
즉, 종전에는 피고 지분을 원고에게 이전하라고 청구했지만 파기환송심에서는 C회사에 이전하라고 청구하였다.
2. C회사의 선행소송
C회사는 별개의 선행소송에서 피고를 상대로 이미 다음과 같은 반소를 제기한 적이 있었다.
- 피고는 이 사건 특허의 발명자나 적법한 승계인이 아니다.
- 피고를 공동특허권자로 한 합의는 착오에 의한 것이므로 취소한다.
- 피고는 부당이득반환으로 자신의 특허지분을 C회사에 이전해야 한다.
제1심은 C회사의 반소청구를 기각하였다.
그런데 C회사는 항소심에서 부당이득반환에 기초한 이전등록청구를 발명자 지위 부존재확인청구로 교환적으로 변경하였다.
이는 이전등록청구에 관하여 본안판결을 받은 후 그 소를 취하한 것으로 평가되었다.
3. 채권자대위소송에 대한 재소금지
본안판결을 받은 후 소를 취하한 사람은 동일한 소를 다시 제기할 수 없다.
파기환송심은 이러한 재소금지의 효력이 직접 소를 취하한 C회사뿐 아니라 C회사의 권리를 대위 행사하는 원고에게도 미친다고 판단하였다.
채권자대위소송에서 행사되는 권리는 채권자 자신의 권리가 아니라 채무자인 C회사의 권리이므로, 제3채무자인 피고가 대위소송 때문에 더 불리한 지위에 놓여서는 안 된다는 이유였다.
이에 파기환송심은 원고가 변경한 채권자대위청구를 재소금지 위반으로 각하하였다.
최종 결론
이 사건에서 피고는 회사가 아니라 개인이다. 피고가 특허의 공동출원인이자 등록된 특허권의 공유자였기 때문에 원고가 피고 명의의 지분을 이전받기 위하여 소송을 제기하였다.
대법원은 C회사가 진정한 발명자 측으로부터 승계한 특허를 받을 수 있는 권리의 일부를 피고에게 묵시적으로 양도하여 공동출원하는 것이 가능하다고 판단하였다.
그러나 실제로 묵시적 양도가 있었는지, 피고가 취득한 기존 특허지분까지 C회사에 처분권을 위임했는지는 추가 심리가 필요하다고 보았다.
파기환송심에서는 원고가 청구를 채권자대위에 의한 부당이득반환청구로 변경하였고, 그 청구가 재소금지에 위반하여 각하되었다.
따라서 최종적으로 다음 사항은 확정되지 않았다.
- 피고가 진정한 발명자인지
- C회사가 피고에게 특허를 받을 수 있는 권리의 일부를 실제로 묵시적 양도했는지
- 피고가 기존 특허지분의 처분권까지 C회사에 위임했는지
- 피고 명의의 특허지분이 실체적으로 누구에게 귀속되어야 하는지
판결의 의의
이 판결은 진정한 발명자가 아닌 사람도 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 명시적 또는 묵시적으로 양수하여 공동출원인이 될 수 있음을 확인하였다.
또한 연구성과 공유계약에 처분권 위임조항이 있더라도, 그 계약 전에 독립적으로 취득한 기존 특허지분까지 당연히 위임 대상에 포함되는 것은 아니라는 점을 분명히 하였다.
아울러 채무자가 특정 권리에 관한 소를 제기하여 본안판결을 받은 후 그 청구를 교환적으로 변경하였다면, 채권자가 동일한 권리를 채권자대위의 형식으로 다시 행사하는 것도 재소금지에 위반할 수 있다는 점을 보여준다.