영업양도와 경영위탁의 구별 및 특허권 이전 여부

판결번호

대법원 2020. 8. 27. 선고 2019다225255 판결

파기환송심: 특허법원 2022. 1. 4.자 2020나1773 조정조서

관련판례

대법원 2002. 6. 28. 선고 2002다23482 판결
계약서와 같은 처분문서는 원칙적으로 문언에 따라 해석한다. 다만 계약의 의미에 다툼이 있으면 문언, 계약 체결의 동기와 경위, 계약의 목적 및 당사자의 의사 등을 종합하여 합리적으로 해석해야 한다.

당사자의 실제 내심을 확인할 수 없다면 표의자의 주관적인 의사가 아니라 외부의 표시행위로부터 객관적으로 추단되는 의사를 기준으로 한다.

대법원 1991. 10. 8. 선고 91다22018, 22025 판결
영업양도는 상속이나 회사 합병과 같은 포괄승계가 아니다. 영업양도 대상 재산은 부동산·채권·특허권 등 각 재산의 종류에 따른 특정승계 방식으로 개별적인 이전절차를 거쳐야 한다.

관련법령

민법 제105조
법령 중 선량한 풍속이나 사회질서와 관계없는 규정과 다른 의사를 당사자가 표시한 경우에는 당사자의 의사에 따른다.

민법 제451조
지명채권 양도의 제3자에 대한 대항요건을 정한다. 영업양도에 채권이 포함되더라도 채권의 이전과 대항요건은 개별적으로 갖추어야 한다.

특허법 제101조
특허권의 이전은 상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우를 제외하고 이전등록을 해야 효력이 발생한다.

특허법 제126조
특허권자는 자신의 특허권을 침해하거나 침해할 우려가 있는 자에게 침해금지·예방 및 침해 물품의 폐기 등을 청구할 수 있다.

민사소송법 제220조
재판상 화해나 청구의 포기·인낙을 변론조서 또는 변론준비기일조서에 적으면 확정판결과 같은 효력이 있다.

사실

원고 회사는 레이저 용접기 관련 특허발명을 이용하여 제품을 생산·판매하던 특허권자였다.

원고의 주주와 직원들은 ‘회사의 권리 및 책임, 의무의 양수양도 합의계약서’라는 제목의 계약을 체결하였다. 이후 직원들이 퇴사하여 피고 회사를 설립하였고, 원고와 피고는 기존 계약의 당사자를 각 회사로 변경하였다.

계약서에는 원고의 영업권·상표권·특허 등 모든 권리를 피고가 승계한다는 문구가 있었다. 피고는 이에 따라 원고에게 매년 당기순이익의 일정 비율을 지급하고, 원고의 특허발명을 이용한 제품을 제조·판매하였다.

그러나 계약은 3년의 1차 계약기간과 7년의 연장기간을 정하고, 피고에게 다음과 같은 의무를 부과하였다.

최소 경영실적 달성
매월 경영실적 보고
연봉 인상과 인센티브 제한
이전받은 권리의 처분금지
자산 구매에 대한 원고의 사전승인
피고 회사 지분의 양도금지

원고는 계약이 영업양도가 아니라 일정 기간 경영과 특허권 사용을 허용한 계약이고 계약관계가 이미 종료되었다고 주장하면서 피고를 상대로 특허권 침해금지와 금전 지급 등을 청구하였다.

피고는 계약에 따라 원고의 영업 일체와 특허권을 양수하였으므로 특허권 침해가 성립하지 않는다고 주장하였다.

법리

계약서에 ‘양수양도’나 ‘모든 권리의 승계’라는 표현이 있더라도 그 문구만으로 계약을 영업양도라고 단정할 수 없다.

계약의 법적 성격은 다음 사항을 종합하여 판단해야 한다.

계약서 문언의 전체적인 내용
계약이 체결된 동기와 경위
당사자가 달성하려는 목적
계약기간과 연장 조건
대가의 산정 및 지급 방법
양도인에게 경영통제권이 남아 있는지
개별 재산의 이전 방법과 절차
계약 체결 후 당사자들의 행동

영업양도는 일정한 영업목적에 따라 조직화된 인적·물적 재산을 동일성을 유지하면서 종국적으로 이전하는 계약이다. 양수인은 원칙적으로 양도인의 계속적인 경영통제를 받지 않는다.

반면 경영위탁은 영업이나 회사의 소유권을 종국적으로 이전하지 않고 일정 기간 다른 사람에게 경영을 맡기는 계약이다. 위탁자는 경영실적 보고, 중요 자산의 처분, 보수와 지분의 변경 등에 관한 통제권을 가질 수 있다.

이 사건 계약은 명확한 계약기간을 정하고 원고가 피고의 경영실적, 보수, 자산 구매, 권리처분 및 지분양도 등에 폭넓게 관여할 수 있도록 하였다.

대법원은 이러한 내용이 영업양수인이 통상적으로 부담하는 의무와 다르므로, 이 사건 계약은 영업양도계약보다는 일정한 기간을 정한 경영위탁 유사의 계속적 계약으로 해석하는 것이 타당하다고 판단하였다.

영업양도는 영업재산 전체를 이전하기로 하는 채권계약이다. 그러나 영업재산이 상속이나 회사 합병처럼 법률상 당연히 포괄승계되는 것은 아니다.

영업양도인은 각 재산의 종류에 따라 개별적인 이전행위를 해야 한다.

부동산은 소유권이전등기
채권은 채권양도와 대항요건
특허권은 특허권 이전등록
계약상 지위는 상대방의 동의나 승낙

따라서 계약서에 영업권·상표권·특허 등 모든 권리를 승계한다는 문구가 있더라도 특허권이 당연히 이전되는 것은 아니다.

이 사건 계약서에는 특허 등의 권리를 피고가 승계한다는 추상적인 문구만 있었을 뿐 다음과 같은 사항이 정해져 있지 않았다.

이전할 특허권의 등록번호와 구체적인 내역
특허권 이전 여부
이전등록의 시기와 절차
개별 특허권의 평가금액
특허권 이전의 구체적인 대가

반면 재고자산에 대해서는 실사를 통해 대상을 특정하고 대금을 정하는 등 구체적인 이전 방법이 규정되어 있었다.

또한 영업 전체의 가치평가나 양수대금 총액이 정해지지 않았고, 당기순이익의 일정 비율을 지급하는 방식은 통상적인 영업양도대금 산정방식과 차이가 있었다.

피고도 소송 전까지 특허권의 이전을 요구하지 않았고, 계약기간 연장을 요청하면서 특허발명에 대한 실시료를 지급하겠다는 취지로 말하였다. 이는 피고가 특허권 자체를 양수한 것이 아니라 일정 기간 특허권을 사용할 권한을 부여받았다고 볼 수 있는 사정이었다.

대법원의 결론

대법원은 이 사건 계약이 특허권을 포함한 영업 일체의 양도계약이라고 단정하기 어렵다고 판단하였다.

계약기간이 명시되어 있고, 원고가 피고의 경영에 광범위하게 관여할 수 있으며, 특허권의 이전 대상·대가·등록절차가 구체적으로 정해져 있지 않다는 점을 중시하였다.

이에 계약을 영업양도계약으로 보아 원고의 특허권 침해금지청구 등을 모두 기각한 원심판결을 파기하고, 계약의 종료 여부와 특허권 침해 여부를 다시 심리하도록 사건을 특허법원에 환송하였다.

파기환송 후 조정

파기환송 후 특허법원 2020나1773 사건에서 2022년 1월 4일 조정이 성립하였다.

조정은 2013년 12월 10일 및 12월 27일 체결된 권리·책임·의무 양수양도 합의계약, 2014년 1월 2일 체결된 개발 및 기타 업무계약, 특허권 침해금지소송과 관련된 분쟁 일체를 종국적으로 해결하는 내용으로 이루어졌다.

주요 조정 내용은 다음과 같다.

원고·조정참가인·피고는 종전 계약과 소송에 관한 분쟁이 모두 종결되었음을 확인하였다.

원고와 조정참가인은 조정일 이후 종전 계약과 관련된 모든 민사상 소구권을 포기하고, 영업권의 명칭이나 법적 성격을 불문하여 추가적인 권리주장이나 이의제기를 하지 않기로 하였다.

또한 이미 이행이 완료된 사항에 대해서도 보전처분, 소 제기, 고소·고발 등 민·형사상 권리행사를 하지 않기로 하였다.

원고는 조정 당시 보유하고 있던 등록특허 등 7건의 지식재산권을 피고에게 이전등록하기로 하였다.

원고는 이전등록에 필요한 모든 서류를 피고에게 제공하고, 이전등록에 필요한 비용은 피고가 부담하기로 하였다.

원고와 조정참가인은 이전 대상 지식재산권의 유효성에 영향을 줄 수 있는 사항을 제3자에게 누설하지 않기로 하였고, 이를 위반하면 연대하여 피고에게 위약벌 5억 원을 지급하기로 하였다.

조정참가인은 자신이 보유한 피고 회사 발행주식 4만 주, 즉 피고 회사 지분 10%를 피고에게 전부 양도하기로 하였다.

피고는 주식양도의 대가로 조정참가인에게 60억 원을 지급하기로 하였다. 조정참가인은 2022년 2월 말까지 자기주식 취득에 필요한 상법상 절차를 마칠 수 있도록 적극적으로 협조하기로 하였다.

피고는 조정성립일에 원고에게 20억 원과 이에 대한 부가가치세 2억 원을 지급하기로 하였다.

원고는 피고에게 지식재산권 이전에 필요한 서류와 부가가치세 전자세금계산서를 제공하기로 하였다.

피고가 원고에게 지급하기로 한 금액은 20억 원과 부가가치세 2억 원이고, 조정참가인에게 지급하기로 한 주식양도대금은 60억 원이다.

따라서 조정에 따른 본체 지급액은 합계 80억 원이고, 부가가치세를 포함한 실제 지급액은 합계 82억 원이다.

원고의 지식재산권 이전서류 제공과 피고의 20억 원 및 부가가치세 지급은 동시에 이행하기로 하였다. 조정참가인의 주식양도와 피고의 60억 원 지급 역시 동시에 이행하기로 하였다.

피고가 지급을 지체하면 기한의 이익을 상실하고, 미지급금에 대하여 기한이익 상실 다음 날부터 연 12%의 지연손해금을 지급하기로 하였다.

원고는 별도로 신청한 부동산가압류를 취하하고 그 집행을 해제하기로 하였다.

각 당사자는 조정조항에 정한 사항 외에는 상대방이나 제3자에게 추가적인 주장이나 청구를 하지 않기로 하였다.

최종결론

대법원 판결은 계약서에 ‘영업권·특허권 등 모든 권리의 승계’라는 문구가 있더라도 계약기간, 경영통제권, 대가 산정방식 및 개별 재산의 이전절차를 종합하면 영업양도가 아니라 경영위탁 유사의 계약으로 해석될 수 있다는 법리를 확립하였다.

또한 영업양도계약이 인정되더라도 특허권 등 개별 재산은 각 재산에 필요한 특정승계 절차를 거쳐야 하며, 영업양도만으로 당연히 이전되지 않는다는 점을 명확히 하였다.

파기환송심에서는 특허권 침해 여부와 금전배상 범위에 관한 본안판결이 선고되지 않고 조정으로 사건이 종결되었다. 조정에 따라 원고는 지식재산권을 이전하고 조정참가인은 피고 회사 지분 10%를 양도하며, 피고는 그 대가로 합계 80억 원과 부가가치세 2억 원을 지급하기로 하였다.

따라서 대법원의 계약해석과 특정승계에 관한 법리는 그대로 유지되지만, 구체적인 특허권 침해와 손해배상책임은 확정판결로 판단되지 않고 당사자 간 조정으로 최종 해결되었다.