인터넷주소법 제12조의 ‘정당한 권원’과 ‘부정한 목적’

1. 정당한 권원의 의미

대법원 2011다57661 판결은 ‘정당한 권원’의 판단기준을 다음과 같이 정립하였다.

청구인이 정당한 권원을 가진 자로 인정되려면 다음 사정이 있어야 한다.

상대방의 도메인이름과 동일하거나 유사한 대상표지를 보유할 것
상대방이 도메인이름을 등록하기 전에 그 대상표지를 등록하거나 상당 기간 사용했을 것
대상표지와 도메인이름 사이에 밀접한 연관관계가 형성되어 있을 것
대가 없이 도메인이름을 말소하거나 이전하도록 하는 것이 정의 관념에 부합할 정도의 직접적 관련성이 있을 것
청구인의 도메인이름 등록·사용을 보호할 필요성이 충분할 것

여기서 대상표지에는 다음이 포함된다.

개인의 성명
법인·상인의 상호
등록상표 및 서비스표
등록되지 않았지만 실제 사용되어 식별력을 형성한 영업표지
상품·서비스 또는 영업주체를 나타내는 그 밖의 표지

2. 상표권 보유만으로 충분한 것은 아님

등록상표나 상호를 보유하고 있다는 사실은 정당한 권원을 인정하는 중요한 요소이지만, 그것만으로 반드시 도메인이름의 등록이전을 청구할 수 있는 것은 아니다.

법원은 다음 사항을 추가로 검토한다.

상표·상호의 사용 시점과 도메인이름 등록 시점
표지의 식별력과 창작성
표지가 실제 영업에 사용되었는지
표지와 도메인이름의 핵심 부분이 동일·유사한지
청구인이 해당 도메인이름을 사용할 실질적 필요가 있는지
무상으로 등록말소나 이전을 명하는 것이 형평에 부합하는지

즉, 인터넷주소법상 정당한 권원은 상표권의 형식적 존재보다 표지와 도메인이름 사이의 실질적인 관련성과 보호 필요성을 중심으로 판단한다.

3. 국내 주지성은 필수 요건이 아님

대법원 2011다57661 판결은 대상표지가 국내에서 널리 알려져 있을 필요는 없다고 판시하였다.

이는 인터넷주소법 제12조와 부정경쟁방지법의 적용요건이 서로 다르기 때문이다.

인터넷주소법 제12조는 대상표지가 국내에 널리 알려졌다는 사실을 명시적인 요건으로 규정하지 않는다. 따라서 다음과 같은 경우에도 정당한 권원이 인정될 수 있다.

표지가 주로 외국에서 등록·사용된 경우
국내 주지성이 충분히 형성되기 전에 도메인이름이 등록된 경우
특정 업계나 거래관계에서만 알려진 표지인 경우
과거 상당 기간 사용하여 도메인이름과 밀접한 관련성을 형성한 경우

다만 표지의 국내외 인식도는 정당한 권원과 부정한 목적을 판단하는 중요한 고려 요소가 된다.

4. 이미 다른 도메인이름을 사용하고 있어도 보호 가능

청구인이 이미 .com 등의 도메인이름으로 웹사이트를 운영하고 있다고 하더라도 .co.kr, .kr 등 동일·유사한 다른 도메인이름에 대한 정당한 권원이 부정되는 것은 아니다.

twitter.co.kr 사건은 외국법인이 이미 twitter.com을 통해 한국어 서비스를 제공하고 있었더라도, 국내 이용자의 혼동을 방지하고 대한민국 국가코드 도메인이름을 사용할 필요성이 있으므로 twitter.co.kr에 관한 보호 필요성이 인정된다고 판단하였다.

5. 계약에 따라 이전한 도메인이름도 정당한 권원이 문제 될 수 있음

대법원 2016다25393 판결은 인터넷주소법 제12조가 최초의 도메인이름 선점, 즉 전형적인 사이버스쿼팅에만 적용되는 것은 아니라고 보았다.

영업양도계약에 따라 도메인이름이 이전되었더라도 그 계약이 무효라면 종전 상호권자는 도메인이름에 관한 정당한 권원을 가질 수 있다.

따라서 다음과 같은 경우에도 인터넷주소법 제12조가 적용될 수 있다.

영업양도계약이 무효가 된 경우
대리점·판매점 계약이 종료된 경우
라이선스 또는 업무제휴 관계가 종료된 경우
회사 관계자가 도메인이름을 개인 명의로 이전한 경우
도메인이름의 최초 등록은 적법했지만 이후 보유 근거가 소멸한 경우

6. 부정한 목적의 의미

인터넷주소법 제12조의 부정한 목적은 정당한 권리자로부터 돈을 받거나 도메인이름을 고가에 판매하려는 목적에 한정되지 않는다.

판례가 인정하는 부정한 목적은 크게 다음 세 가지 유형으로 구분할 수 있다.

첫째, 부당한 이득 취득형

권리자에게 도메인이름을 고가로 판매하려는 목적
도메인이름을 대여하여 경제적 이익을 얻으려는 목적
권리자의 신용과 고객흡인력을 이용하여 광고·판매수익을 얻으려는 목적

둘째, 등록·사용 방해형

정당한 권리자가 해당 도메인이름을 등록하지 못하게 할 목적
경쟁자의 영업활동이나 인터넷 접근을 방해할 목적
도메인이름을 장기간 사용하지 않으면서 권리자의 등록만 차단하는 경우

셋째, 혼동·편승형

공식 대리점 또는 관계회사인 것처럼 오인시키는 경우
권리자의 상표·상호에 축적된 신용에 편승하는 경우
인터넷 사용자를 자신의 웹사이트로 유인하는 경우
계약관계가 종료되었는데도 종전 대리점·판매점의 지위를 나타내는 도메인이름을 계속 사용하는 경우

따라서 직접적인 판매·대여 목적이나 금전적 요구가 없더라도 등록방해, 영업방해 또는 고객혼동의 목적이 인정되면 부정한 목적이 성립할 수 있다.

7. 부정한 목적의 구체적인 판단 요소

대법원 2011다64836 판결 이후 판례는 다음 요소를 종합하여 부정한 목적을 판단한다.

① 대상표지의 인식도와 창작성

표지가 널리 알려져 있거나 독창성이 높을수록 우연히 같은 도메인이름을 등록했을 가능성은 낮아진다.

반대로 도메인이름이 일반적인 단어나 약어로 구성되어 있고 등록자에게 그 단어를 사용할 독자적인 이유가 있다면 부정한 목적이 부정될 가능성이 커진다.

② 도메인이름과 대상표지의 동일·유사성

상표·상호의 핵심 부분이 도메인이름에 그대로 포함되거나 철자 일부만 변경된 경우 부정한 목적을 추인하는 요소가 된다.

다만 동일·유사하다는 사정만으로 부정한 목적이 자동으로 인정되는 것은 아니다.

③ 등록자의 대상표지 인식 여부

도메인이름 등록 당시 상대방의 상표·상호 또는 영업을 알고 있었는지가 중요하다.

다음과 같은 관계가 있었다면 인식 가능성이 강하게 인정된다.

대리점·판매점 관계
라이선스 관계
고용·임원 관계
영업양도 또는 자산양수도 관계
동일 업종의 경쟁관계
종전 거래 또는 협상 관계

④ 도메인이름의 판매·대여 전력

권리자에게 금전을 요구하거나 유사한 도메인이름을 반복하여 등록·판매한 전력은 부정한 목적을 인정하는 강한 사정이다.

그러나 그러한 전력이 없다는 이유만으로 부정한 목적이 부정되지는 않는다.

⑤ 웹사이트의 개설 및 실질적 운영 여부

도메인이름을 등록한 후 정상적인 사업이나 비영리 활동을 위해 실제로 사용했는지가 검토된다.

다음과 같은 경우에는 부정한 목적이 인정될 가능성이 높다.

웹사이트를 개설하지 않고 장기간 보유만 한 경우
형식적인 화면만 만들어 놓고 실질적으로 운영하지 않은 경우
분쟁이 발생한 후 급히 웹사이트의 내용을 변경한 경우
등록자가 주장하는 사업과 사이트 내용이 일치하지 않는 경우

⑥ 양측 영업의 동일·유사성 또는 경제적 관련성

등록자의 웹사이트에서 제공하는 상품·서비스가 대상표지 권리자의 영업과 동일하거나 유사할수록 고객혼동과 신용 편승의 가능성이 커진다.

직접적인 동종 영업이 아니더라도 대체·보완관계나 거래상 관련성이 있으면 경제적 견련관계가 인정될 수 있다.

⑦ 신용과 고객흡인력에 따른 이용자 유인

이용자가 도메인이름을 보고 권리자의 공식 웹사이트나 관계회사·공식 대리점 사이트라고 생각하여 접속할 가능성이 있는지도 판단한다.

실제 혼동 사례가 있으면 유력한 증거가 되지만, 실제 혼동이 발생했다는 사실까지 반드시 증명해야 하는 것은 아니다.

⑧ 등록·이전·보유·사용의 전체 경위

법원은 등록 시점만 분리하여 판단하지 않고 다음과 같은 사후 경위도 함께 검토한다.

계약관계 종료 후 계속 사용했는지
반환 요구를 받고도 거절했는지
가처분이나 확정판결 후 제3자 명의로 이전했는지
등록명의자와 실제 사용자가 다른지
분쟁이 시작된 후 등록정보나 웹사이트 내용을 변경했는지
권리자의 영업 재개나 도메인이름 사용을 방해했는지

8. 등록 당시 목적과 보유·사용 목적은 별도로 판단

대법원 2016다216199 판결은 인터넷주소법상 ‘등록’, ‘보유’, ‘사용’을 서로 구분하였다.

등록: 도메인이름을 등록기관에 등록하는 행위
보유: 등록된 도메인이름을 계속 가지고 있는 행위
사용: 등록된 도메인이름으로 웹사이트를 개설하는 등 실제 이용하는 행위

도메인이름을 등록할 당시에는 부정한 목적이 없었더라도 이후 보유하거나 사용하는 단계에서 부정한 목적이 발생할 수 있다.

예를 들어 공식 대리점이 본사의 동의를 받아 도메인이름을 등록했더라도 대리점계약 종료 후 경쟁사업에 계속 사용하여 자신이 여전히 공식 대리점인 것처럼 혼동을 초래한다면, 그때부터 보유·사용의 부정한 목적이 인정될 수 있다.

부정한 목적의 판단 시점도 각 행위 시점에 따라 달라진다.

등록행위의 부정한 목적: 등록 당시를 기준
보유행위의 부정한 목적: 보유가 계속되는 해당 시점을 기준
사용행위의 부정한 목적: 실제 사용 당시를 기준

이는 도메인이름을 처음 적법하게 취득한 자도 사후 사정에 따라 등록말소 또는 등록이전의 대상이 될 수 있다는 의미이다.

9. 등록자의 정당한 권리나 이익

대법원 2011다64836 판결은 등록자가 도메인이름의 등록·보유·사용에 정당한 권리나 이익을 가지고 있다면 특별한 사정이 없는 한 부정한 목적이 없는 것으로 보아야 한다고 판시하였다.

등록자에게 정당한 권리나 이익이 인정될 수 있는 경우는 다음과 같다.

등록자 자신의 성명·상호·상표와 일치하는 경우
도메인이름을 등록하기 전부터 해당 명칭을 영업에 사용한 경우
일반적인 단어나 약어를 독립적인 사업 목적으로 사용한 경우
분쟁 발생 전부터 해당 도메인이름으로 실질적인 상품·서비스를 제공한 경우
정당한 계약이나 권리자의 허락에 따라 등록·사용한 경우

다만 계약이나 허락이 종료된 이후에도 계속 보유·사용하면 정당한 이익이 소멸하고 부정한 목적이 새롭게 인정될 수 있다.

10. 주요 판례별 법리의 발전

대법원 2011다64836 판결 ― K2 사건

부정한 목적의 종합 판단기준을 정립하였다. 등록자가 대상표지를 알고 있었고, 대상표지가 주지성을 취득했으며, 도메인이름 웹사이트가 정상적으로 운영되지 않은 사정을 근거로 등록방해 목적을 인정하였다.

반면 등록자에게 독립된 정당한 권리나 이익이 있다면 원칙적으로 부정한 목적이 없는 것으로 보아야 한다는 제한도 제시하였다.

대법원 2011다57661 판결 ― NCA 사건

‘정당한 권원’의 독립적인 판단기준을 확립하였다. 대상표지와 도메인이름 사이의 밀접한 연관관계, 직접적 관련성 및 충분한 보호 필요성을 요구하였다.

대상표지가 국내에서 널리 인식되어 있을 필요는 없다고 판시하여 인터넷주소법과 부정경쟁방지법의 적용요건을 구분하였다.

대법원 2016다216199 판결 ― ELECTROLUBE 사건

등록 당시 부정한 목적이 없었더라도 이후의 보유·사용에 부정한 목적이 있으면 등록말소 또는 등록이전을 청구할 수 있다고 판시하였다.

공식 대리점계약 종료 후 경쟁업체가 기존 도메인이름을 계속 사용하여 공식 대리점인 것처럼 혼동을 일으킨 경우 부정한 목적을 인정하였다.

대법원 2016다25393 판결 ― 굿옥션 사건

인터넷주소법 제12조가 전형적인 사이버스쿼팅에 한정되지 않는다고 판시하였다.

무효인 영업양도계약에 따라 도메인이름을 이전받은 후 권리자의 사용을 방해하기 위해 제3자 명의로 이전하고 계속 사용한 경우에도 정당한 권원과 부정한 목적이 인정될 수 있다고 보았다.

등록이전·등록말소뿐 아니라 도메인이름에 관한 권리를 침해하거나 침해할 우려가 있는 자에 대한 사용금지 및 예방청구도 인정하였다.

대법원 2021다303134, 303141 판결 ― window10.asia 사건

‘Windows’ 및 ‘Windows 10’ 표지의 권리자가 window10.asia 도메인이름에 관하여 정당한 권원을 가지고, 제품키 판매자가 부정한 목적으로 도메인이름을 등록·보유·사용했다고 본 원심판단을 수긍하였다.

등록자가 해당 표지와 관련된 상품을 판매하면서 도메인이름을 사용한 경우, 표지와 영업의 관련성 및 이용자 유인 가능성이 부정한 목적의 중요한 판단 요소가 된다는 점을 확인하였다.

11. 주장·입증책임의 구조

원칙적으로 등록말소 또는 등록이전을 청구하는 사람이 다음 사실을 주장·증명해야 한다.

청구인이 증명할 사항

대상표지에 관한 권리 또는 선사용 사실
상대방의 도메인이름 등록보다 앞선 등록·사용
대상표지와 도메인이름의 동일·유사성
대상표지와 도메인이름 사이의 직접적 관련성
도메인이름을 보호할 실질적 필요성
상대방의 등록·보유·사용에 부정한 목적이 있다는 사실

부정한 목적은 내심의 의사이므로 직접증거가 드물다. 따라서 등록 시점, 당사자 관계, 웹사이트 운영내용, 금전 요구, 계약 종료 후 사용, 제3자 명의 이전 등 객관적인 간접사실을 종합하여 증명하게 된다.

등록자가 반박할 사항

등록자는 다음 사정을 제시하여 부정한 목적을 다툴 수 있다.

자신의 성명·상호·상표에 기초한 등록이라는 점
권리자의 표지를 알기 전에 독립적으로 등록했다는 점
분쟁 전부터 정상적인 사업에 실제 사용했다는 점
도메인이름이 일반명사·기술적 표현이라는 점
양측 상품·서비스 사이에 관련성이 없다는 점
권리자의 신용이나 고객흡인력에 편승하지 않았다는 점
계약이나 권리자의 동의에 따라 등록·사용했다는 점

그러나 최초 등록이 적법했다는 사정만으로는 충분하지 않다. 현재의 보유·사용에도 계속하여 정당한 권리나 이익이 존재해야 한다.

12. 구제수단

인터넷주소법 제12조 제2항에 명시된 구제수단은 다음 두 가지이다.

도메인이름 등록말소
도메인이름 등록이전

등록말소는 해당 도메인이름의 등록 자체를 없애는 방법이고, 등록이전은 등록명의를 정당한 권리자 앞으로 이전하는 방법이다. 권리자가 해당 도메인이름을 직접 사용할 필요가 있다면 등록이전청구가 실효적이다.

대법원 2016다25393 판결은 여기에 더하여 도메인이름에 관한 권리가 침해되고 있거나 침해될 우려가 있는 경우 다음 청구도 가능하다고 보았다.

도메인이름의 웹사이트 주소 사용금지
장래 침해행위의 예방
사용금지의무 위반에 대비한 간접강제

다만 도메인이름에 포함된 문자를 이메일 주소·광고·홍보 등에 사용하는 모든 행위가 당연히 도메인이름에 관한 권리침해가 되는 것은 아니다. 상호법·상표법·부정경쟁방지법 등 별도의 법적 근거가 필요할 수 있다.

실무상 판단 순서

인터넷주소법 제12조 사건은 다음 순서로 검토하는 것이 명확하다.

청구인이 도메인이름보다 먼저 사용·등록한 대상표지가 있는가
대상표지와 도메인이름 사이에 밀접한 연관성과 직접적 관련성이 있는가
대가 없이 말소·이전을 명할 만큼 보호 필요성이 충분한가
등록자가 대상표지를 알고 있었는가
등록·보유·사용 중 어느 단계에서 부정한 목적이 발생했는가
등록자에게 독립적인 정당한 권리나 이익이 있는가
도메인이름 판매, 등록방해, 영업혼동 또는 신용 편승의 목적이 인정되는가
등록말소·등록이전 외에 사용금지와 간접강제가 필요한가

종합 결론

인터넷주소법 제12조는 선착순 등록 원칙을 전제로 하면서도 이를 악용한 등록·보유·사용을 제한하는 규정이다. 청구인의 상표권이나 상호권 보유만으로 등록이전이 인정되는 것은 아니며, 대상표지와 도메인이름 사이의 직접적 관련성과 보호 필요성이 인정되어야 한다.

상대방의 부정한 목적도 등록 당시만을 기준으로 고정되지 않는다. 최초 등록이 적법했더라도 대리점계약·영업양도·라이선스 등 사용 근거가 소멸한 후 권리자의 등록이나 영업을 방해하면서 계속 보유·사용하면 부정한 목적이 인정될 수 있다.