무효인 영업양도 후 계속 사용된 상호·도메인이름의 반환과 사용금지

판결번호

대법원 2021. 7. 15. 선고 2016다25393 판결
상표및상호사용금지

파기환송심

대구고등법원 2022. 9. 8. 선고 2021나78 판결
상표및상호사용금지

사실관계

원고는 2001년 설립되어 ‘굿옥션’이라는 상호로 경매부동산 정보제공서비스업을 영위하였다.

원고의 당시 대표이사는 2007년 8월 13일 매수인과 다음 내용의 법인주권 및 자산매매계약을 체결하였다.

대표이사와 배우자가 보유한 원고 주식 65% 양도
원고의 유·무형 자산 일체 양도
매매대금 21억 7,500만 원
원고 부채 14억 2,500만 원의 인수
계약 당일 2억 원 및 잔금 5억 5,000만 원 지급

원고는 2007년 8월 30일 ‘굿옥션 주식회사’에서 다른 상호로 변경하였고, 매수인은 같은 날 피고 회사를 설립하였다. 피고 회사는 원고의 데이터베이스와 도메인이름 등 유·무형 자산을 인수하여 동일한 영업을 계속하였다.

영업양도계약의 무효 확정

원고의 다른 주주는 대표이사가 주주총회 특별결의 없이 회사의 유·무형 자산 일체를 양도한 사실을 알고, 원고 대표이사로 취임한 후 피고 회사를 상대로 자산반환청구소송을 제기하였다.

대법원 2012다5810 판결은 주주총회 특별결의가 있었다고 본 원심판결을 파기환송하였다.

환송 후 법원은 주주총회 특별결의 없이 체결된 자산매매계약과 변경계약이 무효라고 판단하고 피고 회사가 보유한 일부 도메인이름을 원고에게 이전하라고 명하였다. 이 판결은 확정되었다.

도메인이름의 제3자 명의 이전

피고 회사는 원고로부터 이전받은 도메인이름 중 상당수를 대표이사의 아들에게 이전하였다.

법원은 도메인이름 등 유·무형 자산과 ‘굿옥션’ 상호의 처분을 금지하는 가처분결정을 하였으나, 피고 회사는 그 후에도 도메인이름의 이전을 계속하였다. 일부 도메인이름은 원고에게 등록이전을 명한 선행판결 전후에도 대표이사의 아들에게 이전되었다.

대표이사의 아들은 도메인이름의 등록명의자였지만 이를 직접 사용하지 않았고, 피고 회사가 해당 도메인이름을 웹사이트 주소로 계속 사용하였다.

소송의 경과

1. 제1심

대구지방법원 2014. 1. 28. 선고 2013가합2102 판결은 원고를 대표하여 소송을 제기한 자에게 적법한 대표권이 없다고 보아 소를 각하하였다.

2. 환송 전 원심

대구고등법원 2016. 5. 18. 선고 2014나803 판결은 다음과 같은 이유로 원고의 항소와 추가 청구를 배척하였다.

인터넷주소자원에 관한 법률 제12조는 부정한 목적으로 도메인이름을 선점한 사이버스쿼팅에 한정하여 적용된다.
원고의 도메인이름에 관한 권리는 대세효가 없는 채권 또는 이에 유사한 권리에 불과하다.
원고가 계약에 따라 상호를 변경하고 피고 회사의 사용을 허용했으므로 피고 회사의 부정한 목적을 인정하기 어렵다.

3. 대법원 파기환송

대법원은 다음 부분을 파기환송하였다.

도메인이름 등록명의자에 대한 등록이전청구
피고 회사에 대한 도메인이름의 웹사이트 주소 사용금지 및 간접강제
상법 제23조에 따른 상호사용금지 및 간접강제

다만 다음 부분에 대해서는 상고를 기각하여 그대로 확정하였다.

도메인이름에 포함된 문자를 전자우편 주소·광고·홍보 등에 사용하는 행위 전부를 도메인이름에 관한 권리침해로 보아 금지해 달라는 청구
도메인이름을 실제로 사용하지 않은 등록명의자에 대한 사용금지청구
부정경쟁방지법에 따른 사용금지청구

4. 파기환송 후 소송관계의 변경

파기환송 후 종전 등록명의자는 문제 된 도메인이름을 모두 피고 회사 앞으로 다시 이전하였다. 이에 원고는 종전 등록명의자에 대한 소를 취하하고 피고 회사에 대하여 등록이전을 청구하는 것으로 청구를 변경하였다.

원고는 피고 회사에 대하여 다음을 청구하였다.

선행판결에서 등록이전을 명하지 않았던 나머지 4개 도메인이름의 등록이전
전체 대상 도메인이름의 웹사이트 주소 사용금지
‘굿옥션’ 문자의 상호·홈페이지·광고·홍보상 사용금지
검색엔진 사이트에서 ‘굿옥션’을 검색어로 등록하거나 사용하는 행위의 금지
위반일수 1일당 1,000만 원의 간접강제금

핵심쟁점

원고에게 도메인이름에 관한 정당한 권원이 있는가
피고가 도메인이름을 등록·보유·사용한 데 부정한 목적이 있는가
도메인이름 등록이전청구와 별도로 사용금지를 청구할 이익이 있는가
피고가 상호를 변경한 후에도 종전 상호의 사용금지를 명할 필요가 있는가
피고의 매매대금 반환채권과 도메인이름 등록이전의무가 동시이행관계에 있는가
도메인이름과 상호에 상사유치권을 행사할 수 있는가
본안판결에서 장래 위반에 대한 간접강제를 함께 명할 수 있는가

대법원의 법리

1. 정당한 권원의 판단기준

도메인이름의 등록이전을 청구하려면 도메인이름과 동일·유사한 상호·상표·서비스표 등의 표지를 상대방의 등록 전에 사용하여 도메인이름과 밀접한 연관관계를 형성해야 한다.

또한 대가 없이 도메인이름을 이전받는 것이 정의 관념에 부합할 정도의 직접적 관련성과 보호 필요성이 인정되어야 한다.

2. 부정한 목적은 사이버스쿼팅에 한정되지 않음

인터넷주소자원에 관한 법률 제12조의 ‘부정한 목적’은 도메인이름을 판매하여 부당한 이익을 얻으려는 경우에 한정되지 않는다.

정당한 권리자의 도메인이름 등록이나 사용을 방해하려는 경우도 포함한다. 다음 사정을 종합하여 판단한다.

대상표지의 인식도와 창작성
도메인이름과 대상표지의 동일·유사성
등록자가 대상표지의 존재를 알고 있었는지
도메인이름 판매·대여를 통해 이익을 얻으려 한 전력
웹사이트의 실제 개설·운영 여부
양측 영업의 동일·유사성 및 경제적 관련성
기존 표지의 신용과 고객흡인력에 편승했는지
등록·이전·보유·사용의 전체 경위

3. 등록명의자가 아닌 실제 사용자에 대한 금지청구

도메인이름에 정당한 권원이 있는 자는 도메인이름을 직접 등록·보유하지 않더라도 이를 실제로 사용하여 권리를 침해하거나 장래 침해할 우려가 있는 자를 상대로 사용금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

그 인정 여부는 침해행위의 형태와 위법성, 침해이익의 성질과 정도, 손해배상만으로 피해회복이 가능한지, 금지로 보호되는 이익과 상대방의 손실 등을 종합하여 판단한다.

4. 무효인 계약에 따른 상호사용과 부정한 목적

피고 회사가 처음부터 원고의 상호를 모방한 것이 아니더라도 상호양도의 근거가 된 계약이 무효라면 원고가 처음부터 상호권을 보유한 것으로 보아야 한다.

피고 회사가 계약의 무효와 상호의 귀속관계를 알면서도 계속 사용하여 원고의 영업과 혼동을 일으키고 부당한 이익을 얻었다면 상법 제23조의 부정한 목적이 인정될 수 있다.

파기환송심의 판단

1. 원고의 대표권과 기존 소송행위의 추인

제1심 소송을 제기한 당시 원고 대표이사의 대표권에 하자가 있었더라도, 원고가 이후 유효한 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 그를 대표이사로 선임하고 기존 소송행위를 추인하였다.

따라서 종전 소송행위는 행위 당시로 소급하여 유효하게 되었고, 대표권 흠결을 이유로 소를 각하할 수 없다고 판단하였다.

2. 등록이전청구와 사용금지청구의 병존

도메인이름 등록이전청구와 사용금지청구로 보호되는 이익은 동일하지 않다. 등록이 완료될 때까지 피고의 사용을 막을 필요가 있으므로, 등록이전청구가 인정되더라도 별도의 사용금지청구에는 소의 이익이 있다.

3. 원고의 정당한 권원

영업양도계약과 상호양도계약이 무효이므로 원고는 처음부터 ‘굿옥션’ 상호의 권리자이다.

대상 도메인이름은 ‘굿옥션’ 또는 ‘좋은경매’라는 표현을 직접 사용하거나 응용한 것으로 원고의 상호와 밀접하게 관련되어 있었다. 대부분 원고가 계약 체결 전부터 자신의 영업에 사용하던 도메인이름이었다.

따라서 원고에게 도메인이름에 관한 정당한 권원이 인정되었다.

4. 피고의 부정한 목적

피고는 원고가 영업양도계약의 효력을 다투고 있던 중 도메인이름을 대표이사의 아들에게 이전하였다.

그 후 처분금지가처분과 일부 도메인이름의 등록이전을 명한 판결이 있었는데도 계속 이전하였고, 등록명의와 관계없이 이를 자신의 영업에 사용하였다. 파기환송 후에는 도메인이름을 다시 피고 회사 명의로 이전하였다.

파기환송심은 이러한 일련의 행위가 원고의 도메인이름 사용과 영업 재개를 방해하려는 부정한 목적에서 이루어졌다고 판단하였다.

5. 상호 변경 후에도 사용금지의 필요성 인정

피고 회사는 2022년 1월 상호와 주된 웹사이트 주소를 변경했으므로 사용금지의 필요성이 없다고 주장하였다.

그러나 피고가 과거 장기간 상호와 도메인이름을 사용했고, 여전히 도메인이름의 등록명의자였으며, 종전 침해 경위에 비추어 다시 사용할 가능성도 배제하기 어려웠다. 따라서 상호 변경 후에도 사용금지청구의 필요성이 인정되었다.

6. 동시이행항변 배척

피고는 무효인 계약에 따라 다음과 같은 금전과 비용을 지급하거나 채무를 부담하였으므로, 원고의 반환의무와 도메인이름 등록이전의무가 동시이행관계에 있다고 주장하였다.

매매대금 7억 5,000만 원
원고 채무 14억 2,500만 원의 인수
임대차보증금 및 리모델링 비용 2억 원
원고의 손해배상채무 및 업무보증금채무 등의 대위변제

그러나 파기환송심은 다음과 같은 이유로 이를 배척하였다.

일부 금전채권은 선행 확정판결에서 존재 또는 견련성이 부정되었다.
피고가 별도 판결로 원고에 대한 654,586,301원 및 지연손해금 채권을 취득한 사실은 인정된다.
이 사건 청구는 계약 무효에 따른 원상회복청구가 아니라 인터넷주소자원에 관한 법률 제12조 및 상법 제23조에 따른 독립된 침해배제청구이다.
피고의 금전채권과 원고의 등록이전·사용금지청구권은 동일한 법률요건에서 발생한 것이 아니므로 동시이행관계가 아니다.

7. 상사유치권 배척

상사유치권은 채권자가 상행위로 점유하게 된 채무자 소유의 물건 또는 유가증권을 대상으로 한다.

도메인이름과 상호는 물건이나 유가증권이 아니므로 상사유치권의 목적물이 될 수 없다고 판단하였다.

8. 상호사용금지의 범위

피고 회사가 ‘굿옥션’ 문자를 다음과 같이 사용하는 행위는 금지되었다.

회사의 상호로 사용하는 행위
홈페이지에 사용하는 행위
광고 또는 홍보 수단으로 사용하는 행위

반면 검색엔진에서 ‘굿옥션’을 검색했을 때 피고 회사가 우선 노출된다는 사실만으로는 피고가 해당 문자를 검색어로 등록하거나 사용했다고 인정하기 부족하였다. 따라서 검색엔진 관련 사용금지청구는 기각되었다.

9. 간접강제

피고가 장기간 상호와 도메인이름을 사용하였고 변론종결 당시에도 일부를 사용하고 있었던 점에 비추어, 사용금지 판결을 단기간 내 위반할 개연성이 인정되었다.

파기환송심은 분쟁의 경과, 피고가 얻을 이익, 원고의 예상 손해, 선행판결 확정 후 피고의 태도 및 피해회복의 곤란성을 고려하여 간접강제금을 위반일수 1일당 500만 원으로 정하였다.

최종 결론

파기환송심은 제1심판결을 변경하고 다음과 같이 명하였다.

피고 회사는 원고에게 선행판결에서 반환되지 않았던 나머지 4개 도메인이름의 등록이전절차를 이행한다.
피고 회사는 대상 도메인이름 전부를 인터넷 웹사이트 주소로 사용해서는 안 된다.
피고 회사는 ‘굿옥션’ 문자를 상호·홈페이지·광고 또는 홍보 수단으로 사용해서는 안 된다.
피고 회사가 위 사용금지의무를 위반하면 원고에게 위반일수 1일당 500만 원을 지급한다.
검색엔진 사이트에서 검색어로 등록·사용하는 행위까지 금지해 달라는 청구와 1일 1,000만 원 중 500만 원을 초과하는 간접강제청구는 기각한다.
전체 소송비용의 80%는 피고가, 20%는 원고가 부담한다.

판결의 의의

이 사건은 주주총회 특별결의 없이 이루어진 영업양도가 무효가 된 경우, 종전 회사가 상호와 도메인이름을 실질적으로 회복할 수 있는 구제수단을 구체화한 판결이다.

특히 파기환송심은 등록이전뿐 아니라 실제 사용금지와 간접강제를 함께 인정함으로써, 양수인이 명의를 제3자에게 이전하거나 상호를 변경하는 방법으로 원상회복을 회피하는 것을 방지하였다. 또한 도메인이름과 상호는 상사유치권의 목적물이 될 수 없고, 양수인의 금전채권을 이유로 등록이전이나 사용금지를 거절할 수도 없다는 점을 분명히 하였다.