국내에서 완성한 직무발명, 외국 특허에도 사용자의 통상실시권이 미치나

1. 해당 판례

사건: 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결 [영업방해금지]
주문: 상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.
재판부: 대법관 김소영(재판장), 이인복, 김용덕(주심), 고영한
결론: 대한민국 법원에 국제재판관할권이 있고, 외국에서 등록되는 특허권·실용신안권에 대한 사용자의 통상실시권 취득 여부는 근로계약의 준거법인 대한민국 법률에 따라 판단되며, 그에 따라 원고가 통상실시권을 가진다고 본 원심을 유지

2. 하급심

원심: 서울고등법원 2011. 12. 8. 선고 2011나20210 판결
원심은 대한민국 법원의 국제재판관할권을 인정하고, 원고가 외국에서 등록되는 특허권·실용신안권에 대하여 통상실시권을 가진다는 취지로 판단하였습니다. 대법원은 "원심판시에 일부 적절하지 아니한 부분이 있지만" 결론은 수긍할 수 있다고 하였습니다.
판결문상 제1심 사건번호는 표시되어 있지 않습니다.

3. 관련 판례

이 판결에는 참조판례 표시가 없으며, 아래는 판결 이유에서 직접 인용된 판례입니다.

대법원 2010. 7. 15. 선고 2010다18355 판결 — 국제재판관할은 당사자 사이의 공평, 재판의 적정·신속·경제라는 기본이념에 따라 결정하여야 하고, 소송당사자들의 공평·편의·예측가능성 같은 개인적 이익과 재판의 적정·신속·효율 및 판결의 실효성 같은 법원 내지 국가의 이익을 함께 고려하되, 법정지와 당사자·분쟁 사안의 실질적 관련성을 객관적 기준으로 삼아 합리적으로 판단하여야 한다고 본 선례
대법원 2011. 4. 28. 선고 2009다19093 판결 — 특허권 등의 성립이나 유·무효에 관한 것이 아닌 사안은 등록국 또는 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할에 속하지 않는다고 본 선례

4. 관련 법령

판결이 든 참조조문(법제처 표기: 국제사법 제2조, 제24조, 제28조 제1항·제2항)

구 국제사법(2022. 1. 4. 법률 제18670호로 전부개정되기 전의 것) 제2조 제1항은 당사자 또는 분쟁이 된 사안이 대한민국과 실질적 관련이 있는 경우 법원이 국제재판관할권을 가진다고 규정하고, 구 국제사법(2022. 1. 4. 법률 제18670호로 전부개정되기 전의 것) 제2조 제2항은 국내법의 관할 규정을 참작하되 국제재판관할의 특수성을 충분히 고려하여야 한다고 규정하였습니다. 구 국제사법(2022. 1. 4. 법률 제18670호로 전부개정되기 전의 것) 제24조는 지식재산권의 보호에 관한 규정이고, 구 국제사법(2022. 1. 4. 법률 제18670호로 전부개정되기 전의 것) 제28조 제1항과 제2항은 근로계약의 준거법에 관한 규정입니다.

국제사법은 2022. 1. 4. 법률 제18670호로 전부개정되어 2022. 7. 5.부터 시행되었고 조문 체계가 달라졌으므로, 현행 사안에서는 국제재판관할·지식재산권 보호·근로계약 준거법에 관한 현행 조문을 별도로 확인하여야 합니다.

5. 사실관계

(1) 당사자

원고는 대한민국 법률에 의하여 설립된 법인이고, 피고는 대한민국 국민으로서 대한민국에 거주하고 있습니다.

(2) 직무발명의 완성

피고는 원고와 근로계약을 체결하고 그에 따라 직무발명을 완성하였으며, 피고가 이 사건 직무발명을 완성한 곳은 대한민국입니다. 이 직무발명에 관하여 대한민국에서 특허권 및 실용신안권이 등록되었습니다.

(3) 분쟁의 구조

원고는 피고를 상대로 영업방해금지를 청구하였고, 그 선결문제로 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 또는 실용신안권에 대하여 원고가 통상실시권을 취득하는지가 문제 되었습니다.

6. 법리

(1) 국제재판관할 — 실질적 관련성의 판단

대법원은 구 국제사법(2022. 1. 4. 법률 제18670호로 전부개정되기 전의 것) 제2조 제1항, 제2항을 전제로, 국제재판관할은 당사자 사이의 공평, 재판의 적정·신속·경제라는 기본이념에 따라 결정하여야 하고, 개인적 이익(공평, 편의, 예측 가능성)과 법원 내지 국가의 이익(재판의 적정·신속·효율, 판결의 실효성)을 함께 고려하되, 법정지와 당사자의 실질적 관련성 및 법정지와 분쟁 사안의 실질적 관련성을 객관적 기준으로 삼아 합리적으로 판단하여야 한다고 하였습니다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010다18355 판결).

이 사건에서는 ① 원고가 대한민국 법인이고 피고가 대한민국에 거주하는 대한민국 국민인 점, ② 직무발명을 완성한 곳이 대한민국인 점, ③ 통상실시권 취득 여부는 특허권이나 실용신안권의 성립이나 유·무효 등에 관한 것이 아니어서 등록국이나 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할에 속하지 않는 점(대법원 2011. 4. 28. 선고 2009다19093 판결)을 근거로 대한민국 법원의 국제재판관할권이 인정되었습니다.

(2) 직무발명은 속지주의가 아니라 고용관계의 문제 — 이 판결의 핵심

직무발명에서 ① 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, ② 사용자의 통상실시권 취득, ③ 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계입니다.

따라서 직무발명에 의하여 발생하는 권리의무는 섭외적 법률관계라 하더라도 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것이 아니므로, 속지주의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권 보호를 규정한 구 국제사법(2022. 1. 4. 법률 제18670호로 전부개정되기 전의 것) 제24조의 적용대상이 아닙니다.

(3) 통일적 해석의 필요성

직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명에서 발생한 것입니다. 당사자들의 이익보호와 법적 안정성을 위하여 직무발명에서 비롯되는 법률관계는 고용관계 준거법 국가의 법률에 의하여 통일적으로 해석될 필요가 있습니다.

이러한 사정을 종합하면, 직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 그 발생의 기초가 된 근로계약에 관한 준거법으로서 구 국제사법(2022. 1. 4. 법률 제18670호로 전부개정되기 전의 것) 제28조 제1항, 제2항 등에 따라 정해지는 법률입니다. 그리고 이 법리는 실용신안에 관하여도 마찬가지로 적용됩니다.

(4) 이 사건에의 적용

원고가 대한민국 법인이고 피고가 대한민국 국민으로서 근로계약을 수행한 곳이 대한민국이라는 사정 등에 비추어, 원고와 피고 사이에는 근로계약 체결에 관하여 대한민국 법률을 준거법으로 하려는 묵시적 의사가 있었다고 보아야 하고, 설령 그렇지 않더라도 피고가 일상적으로 노무를 제공한 곳이 대한민국이므로 구 국제사법(2022. 1. 4. 법률 제18670호로 전부개정되기 전의 것) 제28조 제1항 또는 제2항에 따라 준거법은 대한민국 법률이 됩니다.

그에 따라 적용되는 법률은 직무발명 완성 당시 시행 중이던 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제39조 제1항 및 이를 준용하는 구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 개정되기 전의 것) 제20조 제1항이며, 피고가 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 특허권 및 실용신안권을 등록받더라도 원고는 그에 대하여 통상실시권을 가진다고 판단되었습니다.

7. 실무상 시사점

사용자의 통상실시권은 국경을 넘어 미칩니다. 국내에서 완성된 직무발명이라면, 종업원이 외국에서 별도로 특허·실용신안을 등록받더라도 사용자는 그에 대하여 통상실시권을 주장할 수 있습니다.
속지주의 항변은 직무발명 영역에서 통하지 않습니다. 권리의 성립·유효성 문제와 고용관계에서 파생되는 권리의무 문제를 구분하는 것이 이 판결의 논리 구조입니다.
근로계약의 준거법이 곧 직무발명의 준거법입니다. 해외 근무자나 외국인 연구원이 관여하는 연구개발에서는 근로계약의 준거법 조항이 직무발명 권리관계 전반을 좌우하므로, 계약 단계에서 준거법을 명시해 두는 것이 분쟁 예방에 효과적입니다.
적용 법령은 발명 완성 시점을 기준으로 특정해야 합니다. 이 사건에서도 완성 당시 시행 중이던 구 특허법과 구 실용신안법이 적용되었고, 현행법상 직무발명 규정은 발명진흥법으로 이관되어 있습니다.
국제재판관할은 전속관할 여부부터 검토합니다. 특허권의 성립이나 유·무효를 다투는 사건이 아니라면 등록국 전속관할이 문제 되지 않으므로, 국내 법원에서 다툴 여지가 넓습니다.

본 게시물은 공개된 판결의 내용을 정리한 일반적인 법률정보로, 구체적 사건에 대한 법률자문이 아닙니다. 개별 사안은 사실관계에 따라 결론이 달라질 수 있으므로 별도의 상담을 받으시기 바랍니다.