특허법상 공연 실시의 의미 — 시제품 납품·시운전과 계약상 누설금지의무

기술적 쟁점의 요지

대상 특허는 명칭 '테스터기가 가변되는 칩 검사장치'로, 중량물인 반도체 테스터기(테스트 헤드)를 이동·회전시켜 유지보수를 용이하게 하는 장치다. 테스터를 제어하는 기판이 하측에 있어 중량물을 뒤집어 작업해야 하는 종래의 불편과 안전사고 위험을 제거하는 것이 과제였다.

제1항 발명의 구성은 다섯 개로 분설된다.

구성요소	내용
1	테스터기에 고정되면서 양측에 힌지축이 돌출되는 고정블럭
2	하나의 힌지축은 자유회전, 다른 하나의 힌지축은 강제 회전토록 설치되는 지지블럭
3	지지블럭을 승하강시키는 승·하강수단
4	승·하강수단이 연결되는 이송베이스판의 조립구조
5	이송베이스판이 검사장치의 고정베이스판을 중심으로 이송토록 설치되는 구조

제2항은 가이드로울러·이동로울러·가이드홈, 제3항은 가이드와 복수 실린더 및 위치결정블럭, 제4항은 스토퍼와 고정홈을 각각 추가 한정한 종속항이다.

선행발명은 다섯 건이 제출되었고, 그 성격이 서로 다르다.

선행발명	내용	다투어진 국면
1	공개특허공보 제10-2006-0057603호(2006. 5. 28. 공개) '테스터 헤드 위치지정 시스템'	베이스·선형 레일에 의한 이송
2	등록특허공보 제0186792호(1999. 4. 15. 공고) '오토핸들러용 테스트트레이의 위치 결정 스토퍼기구'	스토퍼·절결 오목부
3	미국공개특허공보 제US2010/0045323호(2010. 2. 25. 공개) 'TestHead Positioning System and Method'	주선행발명
4	원고 보조참가인이 2016. 1. 29. 납품한 Tester Handler(YM6401) 실물	공연 실시 여부(신규성)
5	공개특허공보 제10-2005-0109615호(2005. 11. 21. 공개) '테스트 헤드 위치지정 시스템 및 방법'	텀블 구동 유닛의 강제회전

선행발명 3의 종래기술로 인용된 미국특허 US Pat. 7,235,964의 동일 내용 국내출원이 선행발명 5라는 점이 결합 용이성 판단의 연결고리가 되었다.

환송 후 진보성 판단에서 남은 차이점은 두 개뿐이었다.

차이점	내용	극복 논리
1	선행발명 3에는 일측 커플링 브래킷·피보탈 커플링이 강제회전하는 구성이 명시되지 않음	선행발명 5의 텀블 구동 유닛(800)만 모터로 강제회전하고 텀블 피봇 유닛(900)은 자유회전하는 구조를 결합
2	선행발명 3에는 고정베이스판을 중심으로 이송되는 구성이 명시되지 않음	선행발명 1의 베이스(2)와 선형 레일(9)에 의한 가이드 이송 구성을 결합

즉 이 사건은 ① 실물 납품품(선행발명 4)에 의한 신규성과 ② 문헌 선행발명들의 결합에 의한 진보성이라는 두 개의 무효사유가 순차로 다투어진 구조이고, 대법원은 ①을, 환송 후 특허법원은 ②를 각각 결론지었다.

해당 판례

대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결 [등록무효(특)] (공2022상, 372)

재판부: 안철상(재판장), 김재형, 노정희, 이흥구(주심) 대법관 — 관여 대법관 일치된 의견
원고(피상고인): 무효심판 청구인 / 원고보조참가인(피상고인): 주식회사 유어스 — 선행발명 4의 공급자
피고(탈퇴) / 피고인수참가인(상고인): 특허권 전부이전등록을 받은 자
주문: 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

공연 실시를 인정한 원심을 특허권자 측의 상고를 받아들여 파기한 사례다. 명시적 비밀유지약정이 없어도 계약의 내용·이행 과정·당사자 관계로부터 비밀유지의 '제한'을 도출할 수 있음을 밝힌 데 의의가 있다.

환송 후: 특허법원 2023. 6. 23. 선고 2022허1322 판결 [등록무효(특)]

제2부 — 구자헌(재판장), 이혜진, 김영기 판사, 변론종결 2023. 5. 12.
주문: 특허심판원이 2020. 1. 30. 2019당2667 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 소송총비용은 보조참가로 인한 비용을 포함하여 피고 인수참가인이 부담한다.
신규성(선행발명 4) 쟁점과 모인출원·공동발명자 주장은 판단하지 않고, 진보성 부정만으로 심결을 취소하였다.

※ 환송 후 판결의 확정 여부(재상고 유무)는 두 판결문에서 확인되지 않으므로, 게재·인용 전 별도 확인이 필요하다.

하급심

단계	사건번호	요지
심판청구	2019. 8. 22.	선행발명 1, 2에 의한 진보성 부정 주장
심결	특허심판원 2020. 1. 30. 자 2019당2667	선행발명 1, 2로는 쉽게 발명할 수 없다며 심판청구 기각(특허 유지)
환송 전	특허법원 2021. 7. 8. 선고 2020허2321 판결	선행발명 4에 의하여 신규성 부정 → 청구 인용(심결 취소)
상고심	대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결	공연 실시 법리오해 → 파기환송
환송 후	특허법원 2023. 6. 23. 선고 2022허1322 판결	선행발명 3에 1, 5(제4항은 1, 2, 5) 결합으로 진보성 부정 → 청구 인용(심결 취소)

※ 환송 후 판결문 기초사실란에는 환송 전 사건번호가 '2020허8459'로 기재되어 있으나 이는 오기로 보인다. 같은 판결 표지의 '환송전판결'란, 대법원 2021후10732 판결의 원심판결란, 법원 공간 판결요지 자료가 모두 2020허2321로 일치하므로 인용은 이를 기준으로 한다.

※ 선행발명 3은 환송 전 특허법원에, 선행발명 5는 환송 후 특허법원에 각각 처음 제출되었다(환송 후 판결 각주 2). 심판 단계의 증거와 소송 단계의 증거가 전면적으로 교체된 사안이다.

사실관계

계약과 납품

원고 보조참가인(주식회사 유어스)은 2016. 1. 22. 주식회사 엘비루셈과, 반도체 칩 검사기기를 장착하여 이동·회전 등을 용이하게 하는 장치인 Tester Handler(YM6401) 1대를 납품·설치하기로 하는 설비구매계약을 체결하였다.
그에 따라 2016. 1. 29. 엘비루셈에 선행발명 4를 납품하였다. 선행발명 4는 피고 인수참가인이 사실상 운영하는 주식회사 케이비엔텍이 원고 보조참가인의 의뢰로 제작한 제품이다.
며칠 후 원고 보조참가인의 직원과 피고 인수참가인 등이 엘비루셈에 모여 관계자들의 입회하에 시운전을 하였다. 이 시운전에는 엘비루셈의 허락을 받은 사람들만 참석한 것으로 보인다.
원고 보조참가인은 시운전 당시 협의한 대로 제품을 개량한 다음 2017. 6.경 최종 완성품을 납품하였다.

출원과 등록

이 사건 특허발명은 2016. 3. 24. 출원되어 2017. 12. 15. 등록되었고, 2020. 2. 27. 피고 인수참가인 앞으로 특허권 전부이전등록이 이루어졌다.
즉 최초 납품·시운전(2016. 1.) → 출원(2016. 3.) → 최종 납품(2017. 6.) 의 시간적 배열이 이 사건의 구조를 결정했다.

계약 문언 — 결론을 가른 세 조항

조항	내용
제1조 제3항	'제품의 설치 완료 시'를 엘비루셈이 지정한 장소에 목적물을 설치하고 엘비루셈의 입회하에 시운전을 하여 시운전합격 확인을 하는 시점으로 정함
제2조	합격을 받지 못할 경우 공급자의 책임과 비용으로 다시 제작 또는 교체하여 재검사를 받아야 하고, 그로 인한 납품·설치 완료의 지연도 공급자 책임
제13조 제1항	양 당사자는 사전 서면 동의 없이 본 계약의 체결 및 그 이행에 관한 사항을 제3자에 누설할 수 없다

원심은 이 계약에 '선행발명 4에 관한 비밀유지약정'이 없고 엘비루셈에 신의칙상 비밀유지의무가 있다고 볼 사정도 없다는 이유로 공연 실시를 인정했으나, 대법원은 위 세 조항의 결합을 달리 읽었다.

법리

가. 공지와 공연 실시의 구별

특허법 제29조 제1항 제1호는 공지된 발명과 공연히 실시된 발명을 나란히 규정한다.

공지 — 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없더라도, 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것(2000후1238)
공연 실시 — 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것(2011후4011)

두 개념 모두 종착점은 '불특정다수인이 인식할 수 있는 상태'이나, 공연 실시에는 '비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태'라는 소극적 요건이 앞에 붙는다. 이 사건의 승부는 전적으로 이 요건에서 갈렸다.

나. '비밀유지약정 등의 제한' — 약정이 아니라 제한이 기준이다

원심은 '선행발명 4에 관한 비밀유지약정'이라는 특정 목적물에 관한 명시적 약정을 찾았고, 없으므로 제한이 없다고 보았다. 대법원은 이를 뒤집으면서 다음 세 층위를 종합했다.

(1) 계약 이행의 완료 시점 — 최초 납품품은 '시제품'이다.
제1조 제3항이 설치 완료를 '시운전합격 확인 시점'으로 정하고, 제2조가 불합격 시 재제작·교체 의무를 규정한 이상, 2016. 1. 29. 납품된 물건은 계약의 이행으로서 종국적으로 양도된 목적물이 아니라 시제품의 의미만을 가진다. 협의에 따른 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어진 2017. 6.경에야 비로소 이행이 완료되었다.

(2) 공동 목적하의 협력관계 — 제13조의 누설금지의무.
제13조 제1항의 문언은 '계약의 체결 및 그 이행에 관한 사항'으로, 발명의 기술내용을 특정하지 않는 일반적 누설금지조항이다. 그러나 계약 이행의 완료라는 공동 목적하에 서로 협력하는 관계에서는, 이행 과정에서 상대방이 접하게 된 목적물의 내용 역시 '이행에 관한 사항'에 포함되어 제3자에 대한 누설금지의무의 대상이 된다.

(3) 실제 비밀유지 조치의 정황.
시운전에 엘비루셈에 의해 제한된 인원만 참석한 사정은, 계약상 의무가 문언에 그치지 않고 실제로 이행되었음을 뒷받침한다.

이 세 가지를 종합하면 선행발명 4는 출원 전 국내 또는 국외에서 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다. 대법원이 '아니다'가 아니라 '아니라고 볼 여지가 있다'고 표현한 것은, 파기환송심의 추가 심리 가능성을 열어 둔 것이다.

다. 환송 후의 진보성 판단 구조

환송 후 특허법원은 신규성 쟁점을 우회하고 진보성으로 결론을 냈다. 판단 순서는 정형적이다.

(1) 구성요소 대비. 구성요소 1(고정블럭)은 선행발명 3의 커플링 브래킷(120, 140)과, 구성요소 3(승하강수단)은 버티칼 서포트(110, 110')·공압 유닛(26)과, 구성요소 4(이송베이스판)는 지지 조립체(100)·베이스 조립체(50)와 각각 실질적으로 동일하다고 보았다.

특히 구성요소 4에 관하여 특허권자 측이 "이송베이스판에 승하강수단이 직접 연결되는 반면 선행발명 3은 조립구조"라고 다투었으나, 청구범위에 연결방법에 관한 구체적 한정이 없다는 이유로 배척되었다. 청구범위의 문언 범위를 넘는 한정 주장은 진보성 방어에서 통하지 않는다는 전형이다.

(2) 차이점의 극복 — 설계변경 + 결합 용이성.
차이점 1에 관하여, 양측 힌지축을 수동으로 회전시킬지, 어느 일측에 모터를 설치할지, 양측 모두 강제회전시킬지는 통상의 기술자가 적절히 선택·변경할 수 있는 사항에 불과하다고 보았다. 나아가 선행발명 5의 텀블 구동 유닛(800)만 강제회전하고 텀블 피봇 유닛(900)은 자유회전하는 구조가 구성요소 2와 실질적으로 동일하다고 인정했다.

차이점 2에 관하여는 선행발명 1의 베이스(2)·선형 레일(9)이 저면에서 검사장치의 이동을 가이드한다는 점에서 구성요소 5의 고정베이스판과 공통된다고 보았다.

(3) 결합의 용이성 — 기술분야·과제 동일성과 저해요인 부존재.
선행발명 3과 5는 기술분야가 같고, 양 발명 모두 중량물인 테스터기를 액추에이터로 이동·회전시킬 때 구동의 정밀성을 담보하기 어렵다는 문제를 해결하려는 것으로 기술적 과제가 동일하며, 결합을 방해한다고 볼 기재도 없다는 것이 결합 인정의 근거였다.

(4) 종속항. 제2항의 가이드홈·가이드로울러는 선형레일·저마찰 베어링과 함께 주지관용기술의 설계선택에 불과하고, 제3항의 가이드·실린더·위치결정블럭은 선행발명 3의 피스톤 막대(28)·공압 유닛(26)·하중지지판(102)과 실질적으로 동일하며, 제4항의 스토퍼·고정홈은 선행발명 2의 스토퍼·절결 오목부로 대체 가능하고 구비 방향을 반대로 전환하는 것은 설계변경에 불과하다고 보았다.

라. 기술적 과제 상이 주장의 배척

특허권자 측은 "이 사건 발명은 유지보수 편의를 위한 이송수단 제공이 과제이나 선행발명들은 과제가 다르다"고 주장했다. 법원은 선행발명 3과 그 종래기술(US Pat. 7,235,964 = 선행발명 5)이 중량물인 테스트 헤드의 '바운스 백 효과'로 인해 의도한 위치에서 멀어지는 문제를 인식하고 이를 해결하려 한 점을 들어, 무거운 테스터기의 이동·회전을 용이하게 한다는 점에서 과제가 동일하다고 보았다.

마. 판단 순서의 선택

환송 후 판결은 진보성만으로 심결을 취소하고 신규성·모인출원·공동출원 위반 주장은 "더 나아가 살펴볼 필요 없이"라며 판단하지 않았다. 심결취소소송에서 하나의 무효사유가 인정되면 심결은 위법하므로 나머지 사유를 판단할 필요가 없다는 구조에 따른 것이다. 결과적으로 대법원이 파기 이유로 삼은 공연 실시 쟁점은 환송 후 판결에서 다시 판단되지 않은 채 남았다.

실무적 유의점

무효심판 청구인 측

실물 납품·시운전을 공연 실시로 구성하려면, 계약서 전 조항을 먼저 확보해야 한다. 이 사건의 패착은 계약 제1조 제3항·제2조·제13조 제1항이 결합되면 '이행 미완료 + 누설금지의무'라는 구조가 드러난다는 점을 예상하지 못한 데 있다.
'비밀유지약정이 없다'는 소극적 사실만으로는 부족하다. 대법원은 목적물 자체에 관한 명시적 비밀유지조항이 없어도 일반적 누설금지조항과 협력관계로부터 제한을 도출했다. 청구인은 불특정다수인이 실제로 접근할 수 있었다는 적극적 사정(제3자 출입, 공개 시연, 카탈로그 배포, 무제한 관람)을 입증해야 한다.
시운전 참석자 명단은 결정적 증거다. '허락을 받은 사람들만 참석'이라는 사실 하나가 제한 조치의 실재를 뒷받침했다. 출입기록·비표 발급 여부를 초기에 특정할 것.
신규성이 불확실하면 진보성 공격을 병행 구축해야 한다. 이 사건에서 청구인 측은 환송 전후로 선행발명 3, 5를 추가 제출하여 결국 승소했다. 실물 증거는 공연 실시 요건이라는 별도 관문이 있어 불안정하다.

특허권자 측

사전 납품이 있었다면, 계약서에서 '이행 완료 시점'을 뒤로 미루는 조항이 방어선이 된다. 검수·시운전합격을 설치 완료 시점으로 정하고 불합격 시 재제작 의무를 두는 구조는, 그 자체로 최초 납품품을 '시제품'으로 성격 지운다.
비밀유지조항은 목적물이 아니라 '계약 이행에 관한 사항' 전반을 포괄하도록 넓게 써 두는 편이 유리하다. 기술내용을 특정하려다 오히려 범위를 좁히는 결과가 되지 않도록 할 것.
다만 신규성을 지켜도 진보성에서 무너질 수 있다. 이 사건의 최종 결말이 그렇다.
청구범위에 없는 한정으로 방어하지 말 것. "승하강수단이 이송베이스판에 '직접' 연결된다"는 주장은 청구범위에 연결방법 한정이 없다는 이유로 배척되었다.

계약 실무

거래 상대방에게 시제품을 인도하는 모든 개발·납품계약은 잠재적 신규성 상실 국면이다. 출원 전 납품이 예정되어 있다면 ⓐ 검수합격 전까지 소유·위험이 이전되지 않음을 명시하고, ⓑ 목적물의 구조·사양을 포함하는 비밀유지조항을 두며, ⓒ 시연 시 참석자 통제와 기록을 남길 것.
가장 확실한 대응은 납품 전 출원이다. 이 사건은 최초 납품 약 2개월 후 출원이 이루어져 4년 넘는 분쟁이 이어졌다. 제한 인정 여부는 사후적 계약 해석에 달려 있어 예측가능성이 낮다.

절차상

심결취소소송에서는 심판 단계에 없던 선행발명을 새로 제출할 수 있고, 그것이 결론을 바꾼다. 심결은 선행발명 1, 2만을 대상으로 진보성을 긍정했으나, 환송 전 소송에서 선행발명 3이, 환송 후 소송에서 선행발명 5가 처음 제출되어 결국 진보성이 부정되었다.
환송판결의 기속력은 파기 이유가 된 법률상 판단에 미치지만, 환송 후 법원이 다른 무효사유로 같은 결론에 이르는 것은 막지 못한다. 상고심 승소가 곧 최종 승소가 아니라는 점을 의뢰인에게 미리 설명해 둘 필요가 있다.
하나의 무효사유가 인정되면 나머지는 판단되지 않는다. 따라서 대법원이 정리한 공연 실시 법리는 이 사건에서 더 이상 적용되지 않은 채, 다른 사건을 위한 일반 법리로만 남았다.