기술적 쟁점의 요지
대상 발명은 ‘파장 변환 물질을 갖는 이동 평판을 이용한 다색 조명 장치’이다. 발명의 명칭상 빛의 파장을 바꾸는 물질과 이동하는 평판을 이용하여 여러 색의 조명을 구현하는 기술이다.
특허청과 특허심판원에서는 이 발명을 기존 기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지, 즉 진보성이 문제 되었다.
그러나 특허법원과 대법원은 기술적 진보성을 판단하지 않았다. 특허를 받을 권리를 양수한 회사가 출원인 변경신고 없이 자기 명의로 소송을 제기할 수 있는지가 선결문제가 되었기 때문이다.
따라서 이 사건의 핵심은 조명 기술의 특허요건이 아니라, 권리양도계약·출원인 변경신고·심결취소소송의 제기기간 사이의 관계이다.
해당 판례
대법원 2017. 11. 23. 선고 2015후321 판결 [거절결정(특)]
- 원고: 아포트로닉스 리미티드 — 특허를 받을 수 있는 권리의 양수인
- 피고: 특허청장
- 결과: 상고기각
대법원은 원고적격이 없다는 이유로 소를 각하한 원심판결을 유지하였다. 첨부 판결문을 기준으로 정리하였다.
하급심 및 심판 경과
특허청의 거절결정
특허청 심사관은 2013년 5월 13일 분할출원에 대하여 거절결정을 하였다.
출원인이 보정서를 제출하였지만, 진보성에 관한 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유였다.
특허심판원
특허심판원 2014. 6. 11. 자 2013원5717 심결
특허심판원은 최종 보정된 청구항 제1항 발명의 진보성을 부정하고 거절결정 불복심판청구를 기각하였다.
출원에 포함된 청구항 중 하나라도 거절이유가 있으면 출원 전체를 거절해야 한다는 이유로 판단하였다.
특허법원
권리양수인이 제소기간 내에 출원인 변경신고를 하지 않아 원고적격이 없고, 제소기간이 지난 후의 신고로 이를 보정할 수 없다고 판단하여 소를 각하하였다.
대법원
원심판단을 정당하다고 보아 상고를 기각하였다. 이에 따라 심결취소소송을 각하한 원심판결이 확정되었다.
관련 판례
첨부된 대법원 및 원심판결에는 다른 판례가 직접 인용되어 있지 않다. 두 판결은 특허법상 권리승계의 효력발생 요건과 심결취소소송의 원고적격·제소기간 규정을 결합하여 판단하였다.
관련 법령
- 특허법 제38조 제4항 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속이나 그 밖의 일반승계를 제외하고, 특허출원인 변경신고를 하여야 효력이 발생한다.
- 특허법 제186조 제2항 심결취소소송을 제기할 수 있는 자의 범위를 정한다.
- 특허법 제186조 제3항 심결취소소송은 심결 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다.
- 특허법 제52조 제2항 분할출원의 출원시기를 원출원 시점으로 보는 규정이다. 원심은 이 사건 양도가 ‘특허출원 후의 권리승계’라는 점을 판단하면서 적용하였다.
- 특허법 제29조 제2항 진보성에 관한 규정이다. 특허청의 거절결정과 특허심판원의 심판청구 기각 근거였으나, 법원은 그 판단의 당부까지 심리하지 않았다.
두 판결문은 위 조항을 ‘특허법’으로 표시하고 있으며, ‘○○법률로 개정되기 전의 것’이라는 구법 특정 문구는 기재하지 않았다.
사실관계
1. 원출원과 권리양도계약
미국 법인인 와이엘엑스 코퍼레이션(YLX CORP.)은 2010년 2월 23일 ‘파장 변환 물질을 갖는 이동 평판을 이용한 다색 조명 장치’를 출원하였다.
양도인 회사는 2010년 5월 5일 케이맨 제도 법인인 양수인 회사에 해당 출원 및 그에 관한 분할출원으로 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하는 계약을 체결하였다.
양수인 회사는 2010년 11월 16일 상호를 원고인 아포트로닉스 리미티드로 변경하였다. 이는 동일한 양수인 회사의 상호변경이고, 출원인 변경신고와는 별개의 문제이다.
2. 양도인 명의의 분할출원과 거절결정
양도인 회사는 2012년 8월 20일 위 원출원을 기초로 분할출원을 하였다.
특허청 심사관은 2012년 12월 6일 진보성 결여를 이유로 의견제출통지를 하였다. 양도인 회사가 2013년 2월 4일 보정서를 제출하였지만, 심사관은 거절이유가 해소되지 않았다고 보아 2013년 5월 13일 거절결정을 하였다.
3. 양도인 명의의 불복심판
양도인 회사는 2013년 7월 31일 거절결정 불복심판을 청구하고 보정서를 제출하였다.
특허심판원은 2014년 6월 11일 심판청구를 기각하였다. 심결 등본은 다음 날인 2014년 6월 12일 양도인 회사에 송달되었다.
이때까지 분할출원의 출원인과 심판 당사자는 양도인 회사였다.
4. 양수인의 소 제기와 뒤늦은 변경신고
원고는 2014년 7월 10일 자기 명의로 심결취소소송을 제기하였다.
그러나 소 제기 당시에는 이 사건 분할출원에 대한 출원인 변경신고를 하지 않은 상태였다. 변경신고는 2014년 8월 19일에야 이루어졌다.
소장 제출은 심결 등본 송달 후 30일 이내였지만, 권리승계의 효력을 발생시키는 변경신고는 그 제소기간이 지난 후였다.
5. 원고의 주장과 법원의 판단
원고는 이미 2010년에 권리를 양수하였으므로 심결취소를 구할 법률상 이익이 있고, 변론종결 전에 변경신고도 마쳤으므로 원고적격이 인정되어야 한다고 주장하였다.
원심은 권리승계의 효력이 변경신고를 한 2014년 8월 19일에야 발생하였고, 제소기간이 지난 뒤에는 원고적격의 흠결을 보정할 수 없다고 판단하였다. 대법원도 이를 유지하였다.
법리
1. 출원 후 특정승계에서는 변경신고가 효력발생 요건이다
특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하는 경우, 양도계약 체결만으로 특허법상 권리승계의 효력이 발생하는 것은 아니다.
특허법 제38조 제4항에 따른 출원인 변경신고가 있어야 한다. 이 사건에서 변경신고는 단순한 행정상 명의정리나 제3자에 대한 대항요건에 그치지 않고 권리승계의 효력발생 요건이었다.
따라서 양도계약이 체결되었다는 사실과 양수인이 특허법상 권리자 지위를 취득하였다는 사실을 구별해야 한다. 판결이 양도계약 자체를 무효라고 판단한 것은 아니다.
2. 양도계약상 이해관계만으로 심결취소소송의 원고적격이 인정되지 않는다
심결취소소송을 제기할 수 있는 자는 특허법 제186조 제2항이 정한 범위에 해당해야 한다.
원고는 해당 심판의 당사자나 참가인이 아니었고, 변경신고 전에는 권리승계의 효력도 발생하지 않았다. 따라서 권리를 양수하기로 계약하였다는 사정만으로 양도인을 대신하여 자기 명의로 심결취소소송을 제기할 수 없었다.
3. 제소기간 내 소장 제출만으로는 부족하다
이 사건에서 원고는 30일의 제소기간 내에 소장을 제출하였다.
그러나 적법한 원고적격을 갖추지 못한 상태였다. 법원은 이를 제소기간 내에 적법한 심결취소소송이 제기된 것으로 보지 않았다.
즉 ‘소장을 언제 냈는가’와 함께 ‘그때 소를 제기할 수 있는 지위에 있었는가’를 확인해야 한다.
4. 제소기간이 지난 뒤의 신고는 흠결을 소급하여 치유하지 못한다
원고는 변론종결 전에 변경신고를 마쳤으므로 문제가 해결되었다고 주장하였다.
대법원은 신고가 제소기간이 지난 후에 이루어졌다면, 제소기간 내에 적법한 소 제기가 없었던 것이라고 판단하였다.
이 사건에서는 변론종결 전 보완 여부보다 제소기간 내 적법한 소 제기 여부가 결정적이었다. 늦게 이루어진 변경신고의 효력이 소 제기 시점으로 소급하는 것도 아니다.
5. 분할출원이라는 이유로 출원 후 승계 규정을 피할 수 없다
권리양도계약은 2010년에 체결되었고, 분할출원은 그 후인 2012년에 이루어졌다.
그러나 원심은 특허법 제52조 제2항에 따라 이 사건 분할출원을 원출원일인 2010년 2월 23일에 출원한 것으로 보았다.
이에 따라 2010년 5월 5일의 권리양도는 출원 후의 특정승계에 해당하므로, 출원인 변경신고가 필요하다고 판단하였다.
6. 일반승계와 구별하여 적용해야 한다
특허법 제38조 제4항은 상속이나 그 밖의 일반승계를 예외로 정한다.
따라서 이 판결은 양도계약에 의한 특정승계를 전제로 한 판단이다. 이를 상속·합병 등 일반승계에도 변경신고 전에는 승계 효력이 발생하지 않는다는 취지로 확대해서는 안 된다.
결론
대법원은 출원인 변경신고 전에는 양수인의 권리승계 효력이 발생하지 않고, 제소기간이 지난 후의 신고로는 이미 제기한 소의 원고적격 흠결을 보정할 수 없다고 판단하였다.
이에 따라 심결취소소송을 각하한 원심판결이 확정되었다. 법원이 발명의 진보성을 심리하여 거절결정이 실체적으로 옳다고 판단한 사건은 아니다.
실무상 유의점
- 출원 중인 권리를 양수할 때에는 양도계약 체결과 출원인 변경신고를 별도의 완료사항으로 관리해야 한다.
- 원출원뿐 아니라 관련 분할출원별로 출원인 명의와 변경신고 여부를 확인해야 한다.
- 거절결정 불복심판이나 심결취소소송을 준비할 때에는 심판 당사자, 권리승계의 효력발생일, 심결 송달일을 함께 점검해야 한다.
- 양수인 명의로 소장부터 제출한 뒤 변론종결 전까지 신고하면 된다고 판단해서는 안 된다. 이 사건에서는 제소기간 경과 후 신고로 보정할 수 없었다.